专利不侵权抗辩

专利不侵权抗辩

万波

[案情简介]

2005年初，青岛一民营企业由于专利侵权纠纷被一韩资企业诉至青岛中院,该民营企业委托我所律师代理此案。原告于1999年向中国国家专利局申请“一种金属标签的制造方法”发明专利，该专利的授权公告日为2004年3月。被告于2004年开始生产相同的产品，并且由于生产工艺及成本控制较好，很快被市场认可并获得了较大的份额。原告由于失去了部分市场，为限制竞争对手，将被告告上了法庭，拟以司法手段将竞争对手赶出市场。

[案情分析]

发明专利侵权案件，作为被告的抗辩理由一般有两种：公知技术抗辩和不侵权抗辩。本案为方法发明专利的侵权纠纷，由于原告的方法已获得专利权，因此用自由公知技术抗辩的难度太大。因此我们决定把重点放在不侵权抗辩上。而原告实际上只需提供被告利用一定的方法制成的与原告专利方法制成的同样或近似的商品即可。根据法律规定，方法发明专利侵权的举证责任倒置，所以，被告有义务证明其商品的制作方法与原告的专利方法不同，否则，就要承担败诉的后果。尽管原告起诉时证明被告侵权的证据不充分，但被告要免责的唯一途径是将其技术方法与原告的专利方法进行比较，证明其方法与原告的方法有本质不同。在判断是否侵权时，首先要确定原告专利的权利保护范围。权利保护范围以权利要求书记载为准。对权利要求书的解释原则上采用字面解释。如果权利要求书中词义有异议的，按专利技术所属领域最通常的解释同时结合专利说明书和附图综合确定。

本案中，原告的权利要求为“一种金属标签的制造方法，其特征是该制造方法包括以下次序的工艺步骤：1、在黄铜板的表面上，用雕刻器阴刻或阳刻出所希望的商标，取得雕刻板的阶段；2、把上述的雕刻板当模型，多次电铸该模型，制作出有同样商标的多个电烙板；3、把上述的电烙板紧密地附着在可作传导体的底版上，取得主板；4、以上述主板为模型，用该模型进行电铸，生产出大量的复制品。”我方要做的是证明自己的方法与原告的本质不同。

[准备及抗辩]

根据上述分析，我们将主要精力集中到自己的方法与原告不同上。律师多次到企业，详细了解了其生产工艺及步骤，根据对方的权利要求，与技术人员分析研究，找出双方生产方法的根本不同点。然后，请当地公证处为其生产方法全程录像，重点突出双方生产方法的不同点。按照公证的生产方法，制作实物，在法庭上向法官解释并演示。还申请当地的行业协会出具了两企业生产方法不同的证明。

我们总结双方方法主要不同是：

1、被告第一次电铸母模材料用的是金属铝，而原告的专利方法是用黄铜作雕刻版；

2、被告第一次电铸母模只用一次，用其电铸出下一个模具后，母模不再利用；而原告的雕刻版利用很多次，制作多个电烙版。

3、被告利用雕刻的母模电铸出模具后，将此模具根据成品的要求做表面处理后，再用其作模具进行电铸，再做处理，直至出来的电铸品的表面效果达到要求后再多次电铸复制出多个模具；而原告的方法是直接用雕刻版电铸出多个模具（电烙版）。

4、被告的最终模具是将电铸出的多个相同模具直接用金属焊接的方法连接在一起，不附着其他任何载体或材料；而原告的方法是将复制出的电烙版用瞬间胶粘在一导电板上。

5、被告的方法是将焊接好的多个模具的侧面及背面用绝缘材料覆盖后，再将模具放入电铸槽电铸；而原告的方法是将粘在铜板上的模具与铜板一起直接放入电铸槽电铸。

[法庭审理]

法院根据查明的事实，以及原、被告双方的举证、质证、辩论意见，确定本案争议的焦点是：1、被控侵权技术是否是ZL99121033.6“一种金属标签的制造方法”发明专利申请日之前已有的公知技术。2、被控侵权技术是否落入了ZL99121033.6“一种金属标签的制造方法”发明专利的保护范围。

关于被控侵权产品是否落入ZL03268875.X号专利的保护范围的问题。法院认为，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。将被控侵权技术的技术特征与该发明专利权利要求书中对应的必要技术特征相比，显然被控侵权技术的技术特征中缺少了该发明专利权利要求中记载的第三项必要技术特征，即选取可作传导体的底板，将模具紧密地附着在可作传导体的底板上制成主板。因此，被控侵权技术的技术特征不能包含专利权利要求记载的全部技术特征。

关于被控侵权技术与专利技术是否等同的问题。诉讼中，原告要求适用等同原则判定被告侵犯原告独占实施的专利权。法院认为，当适用全面覆盖原则判定被控侵权技术不构成侵犯专利权的情况下，应当适用等同原则进行侵权判定。本案中，将被控侵权技术的技术特征与该发明专利权利要求书中的必要技术特征相对比，两者可共同分类成几个具体技术特征，即制作雕刻板、电铸制作模具、制作主板及电铸生产产品。显然，两者的制作雕刻板、电铸制作模具以及电铸生产产品等具体技术特征属等同技术特征。而对制作主板，即制作最终用于生产的模具方面，对该专利所属领域的普通技术人员来说，通过阅读该专利权利要求书和说明书，并不能无需经过创造性劳动，就能联想到不需要选取可作传导体的底版，并将模具紧密地附着在可作传导体的底板上制成主板，而是直接将模具焊接、背面及侧面用绝缘材料覆盖密封制成生产用模具。此被控侵权技术中的技术特征与专利权利要求中相应的技术特征相比，制作电铸模具的具体技术特征有本质不同。而上述该专利的具体技术特征，即将模具紧密地附着在可作传导体的底板上制成主板，恰恰是该专利的发明点所在。虽然被控侵权技术的整体技术方案与专利独立权利要求所限定的技术方案均涉及电铸技术，但被控侵权技术中的一个具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征不等同，因此，被控侵权技术并未落入该专利的保护范围，没有侵犯原告独占实施的专利权。法院驳回了原告的诉讼请求。

[律师办案体会]

1、被告的诉讼技巧。方法发明专利侵权纠纷，被告的抗辩方法有两种，即公知技术抗辩和不侵权抗辩，但须慎用公知技术抗辩。如用自由公知技术抗辩，须或推翻原告的专利权，或证明自己的技术来自于公知技术。推翻原告的专利权须申请专利局复议，程序及难度太大；证明自己的技术方案来自于公知技术的难点在于，须证明自己使用的技术方法全部来自于公知技术，但公开的公知技术很少有完整的技术方案。而运用不侵权抗辩，则须证明自己的方法未全面覆盖原告的全部技术特征。

2、原告的诉讼技巧。在方法发明专利中，原告最佳的诉讼技巧是在起诉同时提出对原告相关技术方法的证据保全。只有在被告没有防备的情况下，原告能够通过保全手段获取被告真实的技术方法和资料。如果被告接到原告的起诉状后，即便被告得的技术方法实际上侵犯了原告的方法专利，被告在研究原告的专利文献后，极易规避原告的专利方法，尤其是技术力量强的当事人。除非原告的专利方法是目前技术背景下能够生产或制作方法专利产品的唯一方法，但这种情况非常少。本案原告所以以败诉告终，跟原告诉讼技巧的缺陷有关。当然，本案主要是被告技术本身与原告专利方法存在区别。此外，在专利侵权诉讼中需要律师具有一定的专利知识和理工科专业背景，这有利于案件的顺利快速审理。

3、全面覆盖及等同原则的适用。在专利侵权判定中，全面覆盖原则及等同原则是非常重要的两原则。律师必须全面理解及掌握两重要原则的内容及适用，才能更好地维护当事人的合法权益。

（本文获山东省律师论坛征文三等奖，作者系本所公司法一部副主任、资深律师。）