吴汉东《知识产权法》笔记和课后习题详解(含考研真题)(第二十三章 商标权的利用)【圣才出品】

第二十三章 商标权的利用

23.1 复习笔记

【知识框架】

【重点难点归纳】

一、注册商标的使用

1．商标使用的含义及意义

（1）含义

商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标

用于广告宣传、展览以及其他业务活动中，用于识别商品来源的行为。

（2）意义

商标使用对商标保护具有重要影响，体现在：

①关系着商标权的维系

在大多数实行注册原则的国家，虽然并不要求申请商标注册时提交使用证明，但却无例 商标使用的含义及意义 注册商标的使用 商标的正确使用 使用许可的概念及其意义 使用许可的方式和种类 注册商标的使用许 当事人的主要权利和义务：商品质量控制、商标权的维护 可 使用许可合同的管理 注册商标的转让：概念、方式、限制 注册商标的转让和移转 注册商标的移转 商标权质押的含义 商标权质押 商标权质押的条件 商标权质押的办理 商标权的利用

外地要求注册后的使用。

《商标法》第49条第2款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

②对受保护水平产生影响

保护驰名商标首先要对商标是否为驰名做出认定。根据我国《商标法》第14条的规定，认定驰名商标应考虑的因素包括：该商标使用的持续时间；该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围等。上述因素都与实际使用有直接联系，反映了使用的时间、程度和广度等。

由此可见，商标的使用足以决定其是否能够成为驰名商标而享受特殊保护。

2．商标的正确使用

商标的正确使用应注意以下几点：

（1）注册商标的使用严格限制在核准注册的商标标识和核定使用的商品或服务上，商标注册人不得自行做出改变，否则，其使用不被视为注册商标的使用。依据我国《商标法》的规定，自行改变注册商标的，该注册商标还有被撤销的危险。

（2）使用注册商标应当标明“注册商标”字样或者标明注册标记。在商品上不便标明的，应当在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明。标明注册标记，有利于防止侵权行为，当发生侵权时，容易证明侵权人的主观意图，还可以防止商标变为商品通用名称。

（3）防止商标显著特征的退化。防止商标退化的有效方法首先是注意区分产品名称和商标，避免将商标作为产品名称使用。其次应当正确使用商标。此外，应注意保存商标使用的相关证据。

二、注册商标的使用许可

1．使用许可的概念及其意义

（1）概念

注册商标使用许可是指注册商标所有人允许他人在一定期限内使用其注册商标。

（2）意义

①有利于企业促销增利，为社会提供更好的产品。

②有利于对外经济技术合作。商标使用许可对大企业来说是开拓国外市场、对外投资经营的一种方式；对中小企业来说，则是吸收劳动力就业、赚取外汇、创造经济效益的一条有效途径。

2．使用许可的方式和种类

（1）合同许可

以合同方式确立使用许可关系最为普遍。商标使用许可合同包括独立的许可协议，也包括在其他合同中的商标使用许可条款。根据被许可人使用权的效力范围，商标使用许可合同可分为以下三种类型：

①普通许可

普通许可即许可人允许被许可方在规定的期限、地域内使用某一注册商标。同时，许可人保留自己在该地区内使用该注册商标和再授予第三人使用该注册商标的权利。

②排他许可

排他许可即许可人允许被许可方在规定期限、地域内使用某一注册商标，许可人自己可以使用该注册商标，但不得另行许可他人使用。

③独占许可

独占许可即许可人允许被许可方在规定的期限、地域内独家使用某一注册商标，许可人不得使用，也不得将同一注册商标再许可他人使用。

上述三类许可形式又可大致概括为独占许可和非独占许可。非独占许可相当于一个免予起诉被许可人侵权的契约，它不禁止许可人向第三方做出新的许可或自己使用许可标的，也不禁止许可人在非独占被许可人的利益受到侵害时保持沉默。相反，独占许可为被许可人提供更多的保证。它要求许可人在许可合同的范围内抑制竞争，从而使被许可人在这一范围对权利标的进行排他性的使用。

（2）其他方式的许可

①作为争议的解决方式而产生的许可。例如法院或行政主管机关处理后双方达成的协议。

②商标申请人发现自己欲申请注册的商标已有人使用。该申请人可以与使用在先的企业取得联系，收购下这一商标，同时为在先使用者留下一段时间逐渐停止使用该商标。在这一期间内，双方当事人的关系实为使用许可。

注意：商标许可使用不得强制进行。因为商标是用来区分来源的标志，使用的商标差异越明显，区别效果越好，而强制性地让某个商标被他人使用，无论怎么说都是毫无意义的。

3．当事人的主要权利和义务

商标使用许可条款的主要内容包括以下几点。

（1）商品质量控制

使用许可协议中质量控制条款是一项最重要的内容，使用许可作为一项商标战略，其成败完全取决于商品质量控制。对于许可人来说，商标质量控制就是监督被许可人保证其产品质量。对被许可人而言，质量控制条款就是保证使用注册商标的商品质量，保证不出现因质量问题或使用商标不当损害许可人的利益。

商品质量保证是一项法定义务。《商标法》第43条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的

商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。”

（2）商标权的维护

主要表现为许可人的义务，即许可人有义务保证商标权的确定性，维护被许可人的使用权。许可人应保证许可合同项下的商标权真实可靠，是经商标主管机关核准注册的商标，并且该商标仍处于法律保护的有效期限内。

4．使用许可合同的管理

使用许可合同的管理主要通过备案制度来实施。

（1）许可合同的标的必须是注册商标

商标一经注册即获得专用权，受到法律保护。未注册商标不享有专用权，从理论上说，任何人可以自由使用而无须得到先使用人的许可。

（2）使用许可合同备案

商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订使用许可合同，并将合同副本报送商标局备案。

①商标使用许可合同至少应包括下列内容：

a．许可使用的商标及其注册证号；

b．许可使用的商品范围；

c．许可使用期限；

d．许可使用商标的标识提供方式；

e．许可使用人对被许可人使用其商标的商品质量进行监督的条款；

f．在使用许可人注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的条款。

②申请合同备案应当提交下列书件：