外观设计侵权

外观设计专利侵权诉讼的常见法律问题及诉讼策略

———对一起巡回审理外观设计专利侵权案件的评析

知识产权法律部郭云波黄朝良

近日，佛山中院知识产权巡回庭在我区开庭审理原告郑××诉被告×五金电器有限公司外观设计专利侵权案件。除外观设计相同或相近似的判定规则外，该案还涉及不侵权抗辩、公知设计抗辩、先用权抗辩以及相关证据的认证规则，原被告双方在庭审中的对抗行为以及背后的诉讼策略也反映出一些普遍性的问题，总之，该案具有很强的典型性和代表性。以下，笔者谨结合该案对外观设计专利侵权案件常见法律问题和诉讼策略谈一点看法。

一、基本案情

原告郑××于2007年×月×日向国家知识产权局申请了名称为夹具、专利号ZL20072005××××.×的外观设计专利， 2008年×月×日获得授权。原告在市场调查时发现被告生产销售的产品与其专利产品相同，遂起诉被告侵权，要求被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利权的产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；在《南方日报》等省级报刊上就其侵犯原告专利权利的行为道歉；赔偿原告经济损失8万元。

二、法庭审理结果

经法庭调查和辩论，当庭宣判：被控侵权产品落入涉案专利保护范围，构成外观设计专利侵权被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利产品，并销毁生产专利产品的模具和宣传图册、成品、半成品；被告赔偿两原告人民币6万元；驳回原告的其他诉讼请求。

三、本案涉及的主要法律问题

（一）侵权判断标准及不侵权抗辩

不侵权抗辩是指被控侵权产品经过比对，并未落入涉案专利的保护范围，就外观设计来说，是指被控侵权物与涉案外观设计专利既不相同也不相近似，被告行为不构成侵权。任何一个案件中，不侵权抗辩都是被告应当首先考虑的抗辩事由。

外观设计专利纠纷的不侵权抗辩首先主要涉及到外观设计相同或相近似的判定标准。通说的观点认为，外观设计侵权判定坚持整体观察、综合判断、要部判断的原则，从而引发了综合判断和要部判断内在关系的争论。笔者认为，这三个原则不是并列的关系，作为判断原则的只能是在整体观察基础上的综合判断，而要部判断只能是进行整体判断时坚持的一个下位的手段性的概念。据此，首先应当进行整体观察、综合比较，从产品的整体来确定是否相同或近似，而不局限于外观设计的部分或局部。在整体观察时要侧重于专利权人独创的富有美感的主要设计部分，或者说产品最吸引消费者注意的部位，该部分对整体视觉效果影响应该占据较大的权重。当然，判断应以普通消费者的注意力和审美观为标准。一种有代表性的观点认为只要设计要部相同或相近似，不论产品的其他部分是否相同或相近似，均应当认定是相同或相近似的外观设计。另一种观点认为，只有在设计要部相同或相近似，且设计要部是产品外观的主要部分或者虽不是产品外观的主要部分但产品的整体外观相同或相近似时，才能认定为相近似的外观设计；如果设计要部在产品整体外观中所占的比例很小，不足以影响产品整体外观的辨认，不应当认定为相近似的外观设计。无疑，第二种观点正确处理了综合判断与要部判断的关系，更具合理性。至于如何确定设计要部，设计要部和视觉要部的关系等在新专利法实施之前颇有争议，随着新专利法的实施，外观设计必须有简要说明，而简要说明主要是对主要创作部位和设计要点进行提示。这一问题基本上得到解决，司法实践中，多数情况下，被控侵权产品的设计要部和视觉要部是重合的。

具体到本案而言，涉案专利是一种夹具，该夹具类似通常所见的钳子形，两对向设置的略呈S形的夹柄中部通过榫钉结合在一起，整体形状大致呈“A”型。而反观被控侵权产品，除夹柄的手持部位的弯曲角度等与涉案专利不同外，其他部位基本相同，而两者不同部分并不影响外观设计的整体视觉效果，如果不考虑

其他因素，依整体判断的原则，两者明显构成近似。应该说，涉案外观设计在生活实践中司空见惯，公知设计和功能性设计的成分较为明显。在该种情形下，法官应要求原告指明其设计要点所在。即便法官没有明确提出要求，参考《审查指南》第四部分第五章第4节“当产品上某些设计被证明是该类产品公认的惯常设计时，则其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响”的规定，被告应该以此为重点进行抗辩。此外，由于外观设计不保护功能性设计，在确定外观设计专利的保护范围时，应排除仅起功能作用或者说由产品的技术特征所决定而不对产品外观产生美感作用的设计内容。按照上述原则进行抗辩，涉案专利的保护范围将大大缩小，而被告进行不侵权抗辩的空间和成功可能性将大大增加。遗憾的是，被告方根本未在该方面进行任何的努力。

（二）公知技术抗辩

新专利法第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《专利法》二十三条对现有设计作了定义，即“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。这是首次以法律的形式明确规定了公知技术（设计）抗辩。此前司法解释尽管涉及到公知技术，但主要是解决是否中止诉讼的问题，没有明确公知技术抗辩的法律效果。但司法实践中公知技术抗辩成功案例也不在少数。

理论界一般认为，只有在承认被控侵权产品覆盖了专利的必要技术特征，也就是通常所说的承认侵权，才能使用“公知技术抗辩”。鱼和熊掌不可兼得，这无疑大大增加了被告的抗辩风险，既对被告不公，也使法院在一定程度上丧失了独立判断的机会和能力。沿袭该种理论，实践中部分法院的做法是首先是将被控侵权产品的外观设计与外观专利比对，如果不构成相同或近似，则无须继续比对；如果构成相同或相近似，则需将被告提供的公知设计与被控侵权产品比对。这种做法面临的一个问题是，即便针对相对容易判断的外观设计一般也很难当庭得出一个明确的结论，更不要说技术复杂的实用新型和发明专利了，这种做法明显不具操作性。笔者认为，公知技术抗辩不应设置前提限定条件，应允许不侵权抗辩和公知技术抗辩并列进行。这也有利于实现专利权人和社会公共利益的相对平

衡，尤其在当前实用新型和外观设计中垃圾专利和问题专利较多的情况下。从佛山中院和中山中院专利侵权案件审理实践看，基本上沿用并列抗辩的做法。本案的审理即是如此。

公知技术抗辩在实践中必须两两比对。即将被控侵权产品与专利必要技术特征、公知技术进行两两比对。如果被控侵权产品更接近于专利必要技术特征，则构成侵权。如果被控侵权产品更接近于公知技术，则不构成侵权。如前所述，本案涉案专利的外观形状包含公知设计和功能性设计的成分，初步判断公知设计抗辩应具可行性。本案中，被告提交了在涉案专利申请日前第三人××五金厂制造的一款夹具实物，该夹具外观与被控侵权产品相近似，但原告对该证据的真实性和关联性不予确认，认为该产品实物上没有厂家的任何标识，也不能证明其在涉案专利申请日前制造，根本不能证明被告主张的事实。另外，被告提供了一份从知识产权局网站下载的一份专利文件，该文件系他人在涉案专利申请日前申请的一款夹具。但是原告认为与被控侵权产品对比，两种不相同也不相近似。经两两比对，被控侵权产品与涉案外观专利相近似，与公知设计外观差别较大，被告的公知设计抗辩显然不能成立。

值得注意的是，当事人使用公知技术抗辩应当具有主动性，法官不宜或不能在当事人未提出公知技术抗辩的情况下，主动对案件作公知技术抗辩的处理。而该案中被告是把该在先申请文件作为否定涉案专利的新颖性和创造性来用，并没有主动明确提出公知技术抗辩，尽管法官在此行使了充分的释明权，积极引导被告进行公知技术抗辩，但被告庭审中明确表示该文件不作为公知技术抗辩，而是作为涉案专利不具有专利性的参考来用，并放弃对被控侵权产品和在先申请文件的比对。由于自由公知技术不能用来攻击专利的有效性，只能得出被控侵权产品是否构成侵权的结论，被告的抗辩行为无疑严重偏离了方向。

（三）先用权抗辩

根据新专利法第六十三条的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。据此，先用权抗辩的条件：（1）必须有实施或者