专利的创造性解析和答复

分析推理 能力
能力
常规试验 能力
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一、创造性的概念与本质
创造性审查中的两原则
整体判断原则
技术方案 技术领域 实际解决的技术问题 技术效果
每个特征显而易见，未必技术方案显而易见。 不可只见树木，不见森林。
现有技术的结合原则
适度的“智力拼图游戏” 凹凸结合
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一、创造性的概念与本质
创造性审查中的三步法
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四、涉及创造性问题的答复与修改
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱1：漏评特征 【案情举例】
权1： 一种包装方法，
先沿弹簧的中心线 方向压缩床垫再抽 真空…
对比文件：
先抽真空再压缩床垫
区别是先后顺序不同。
意见陈述示例：
结果：撤销驳回
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱2：特征比对错 表现形式： 审查意见中把不等同的东西认定为“相 当于”。 应对武器： 一一对比特征，指出不等同的特征，尤 其注意有没有一个特征相当于多个特征，多个特征 相当于一个特征的情况，把握词语背后的意思是否 实质相同 。
发明专利创造性问题解析
---主观化与客观化的博弈
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主要内容
来源，本质 1个人（主体） 2个原则 3个步骤 4个因素 6种类型 7种陷阱 7种武器
看现有技术整体上是否存在某种“技术启示”，使 本领域技术人员有动机解决上述技术问题
首先，看发明解决前面所认定的技术问题所采用 的技术手段是否是前述的“区别特征”，
其次，看其他现有技术中是否有披露这样的技术 手段，
最后，再看该技术手段的作用是否客观上与其在 本发明中的作用相同，相同，则存在“技术启示”。
EPO: 创造性
(inventive step)
TRIPS注释两者是同义词
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一、创造性的概念与本质
“国产”创造性的解析
本领域技术人员比较本发明与现有技 术，判断是否非显而易见的。
“非显而易见的” “有益的效果”
突出的实质性特点 显著的进步
具有创造性
弱化“显著的进步”和“有益的效果”的判断。
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一、创造性的概念与本质
D2中的挤奶凳子公开了一种方法来解决该技 术问题，即采用三条腿，并且挤奶凳子通常 也是用于不平面上（例如奶牛场等），其所 起作用与上述区别特征在本发明中所起作用 相同，给出了技术启示。
发明相对于D1与D2的结合无创造性。
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
需考虑的其他因素（1） 发明解决了技术难题（问题已知，手段未知）
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二、何谓“三步法” 之 简单示例
本发明
权1：一种餐桌，具有仅由三条腿支
撑的一桌顶面，所述桌的重心位于所 述腿之间，使得其在不平面上ห้องสมุดไป่ตู้置时
稳定。
发明目的：使餐桌能够放置在一不平 表面上而不会摇晃。
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二、何谓“三步法” 之 简单示例
对比文件1：一种普通的带有四条 腿的餐桌。该文件未提及摇晃问 题。
公知常识说理不足 忽略技术领域的差别
混淆可能性与必然性
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱1：漏评特征 表现形式： 审查意见在拆分特征时遗漏部分特征，如限定 词，连接关系，顺序关系等 相应武器： 仔细对比每一个特征是否字面上都反映在了通 知书中，找出遗漏特征，指出该特征审查员未评 述，并详述其作用与效果。
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱3：公知常识举例（1）
权1：一种金属床床板结构，由边框和
支撑管组成，其特征在于边框内侧有 支撑管插入孔，其直径略小于支撑 管，支撑管两端插入边框内侧孔，支 撑管与边框为过盈配合，按隔列将支 撑管与边框焊接固定。
考虑：过盈配合是机械领域的公知常 识，可以用来提供紧密配合使连接牢 固。
要素关系改变
要素变更 要素替代
要素省略 取决于有无启示，效果是否难以预料。
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
讨论案例1 ？ 矩形祈祷毯（EP0004996A1） 发明提供一种能快速且准确地指向麦加方向
的祈祷毯。祈祷毯，指向装置均为现有技术。
权1：一种矩形祈祷毯，…其中祈祷毯包括固定到祈祷毯 上的指向装置，其用于为任何地方的祈祷者指向朝向麦加 的地理方位。
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提纲
一、创造性的概念与本质 二、 何谓“三步法” 三、需考虑的其他因素及特殊类型发明 四、涉及创造性问题的答复与修改
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一、创造性的概念与本质 “中国特色”创造性概念
A22.3: 与现有技术相比，该发明具有突 出的实质性特点和显著的进步。…
其他法律体系下的对应概念
USPTO:非显而易见性(non-obviousness)
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
根据区别特征的特点对发明分类，是双方 赖以争辩的手段。 开拓性发明 组合发明 选择发明 转用发明 用途发明 要素变更发明
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
开拓性发明
白炽灯之于煤油灯 汽车之于马车 Iphone 之于Nokia
组合发明
某些技术方案的有机组合，看功能是否彼此支持，效果是否更 好。
（考虑远近、启示、难易、效果）
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
已知产品的新用途
新旧用途技术领域的远近、新效果
如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知性质，则不具备创
造性。 Eg:润滑油
用作切削剂
如果新用途利用了已知产品新发现的性质，且产生了预料不到 的技术效果，则具备创造性。
Eg:木材杀菌剂
用作除草剂
小，优于光滑表面。
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
需考虑的其他因素（3） 发明取得了预料不到的技术效果
必要条件？ 充分条件？ 如同时还包括“预料到的技术效果”，则不 具创造性。（规程新解，引入EPO“单行道”理 论）
Surprise！
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
需考虑的其他因素（4） 发明在商业上获得成功 发明的技术特征直接导致成功 eg:
1. 最接近的现 有技术
2. 区别技术特征
现有技术
实际解决的技术问题
权利要求
3. 其他现有技术有启示且能解决这个技术问题? YES/NO？
结论：是否显而易见？
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二、何谓“三步法”
（1）找出最接近的现有技术 （确定拼图的起点－基版）
最接近的现有技术，是指现有技术中与要求 保护的发明最密切相关的一个技术方案。
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱2：特征比对错 权1 一种又多根棒、片组成束状，墨水沿其壁间形
成毛细通道,… 审查意见：对比文件1公开了一种…,贮于笔胆中的墨 水向笔尖供墨（相当于权利要求1的墨沿其壁间的毛细 通道）。 意见陈述：指出笔胆墨水供墨并不必然相当于毛细通 道，实质不同。
结果：撤销驳回
首先考虑技术领域相同或相近的对比文件， 其次考虑相同技术特征的数量最多的对比文 件。
Eg:权1：三条腿的麻将桌,… 对比文件:四条腿的麻将桌,… 对比文件：三条腿的挤奶凳，…
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二、何谓“三步法”
（2）确定区别特征和其实际解决的技术问题
（找不同，发现拼图基版的凹陷处，并分析 为什么要凹陷）
将发明的技术方案与最接近的现有技术对比， 找出“区别特征” 。 根据说明书的记载，判断区别特征所能解决的 技术问题，就是发明实际所解决的技术问题。 区别特征 技术效果 实际解决的技术问题。
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱3：公知常识说理问题 表现形式： 简单下断语，认定区别特征属于公知常识。
应对武器： 围绕权利要求解释本发明的工作原理 ； 陈述区别特征给本发明带来的优点或效果 ； 从本发明或对比文件中寻找相反的启示，告知
沿 着对比文件出发的惯常逻辑是什么； 提示审查员，不存在跨领域的公知常识； 申明本发明应用公知手段的非公知应用； 将该公知技术应用于本发明存在困难； 依据审查指南，要求审查员举证或充分说理。
2010年6月北京高院撤销复审委“…B型超声监测仪”的无效决 定。
区别特征（1）用超声探测替代光学探测；（2）扩张器与内 窥器卡接。
高院认为，申请人的证据1、3证明本发明技术方案解决了妇 产科盲视下手术的问题，证据2、4证明本专利已经推广并有大 的市场份额，从而证明商业上已成功且是由其技术特征直接导 致。据此，撤销了无效决定。
× Eg1:欧洲教学案例绞肉机和灌肠机的组合
× Eg2:美国最高法院的判例，铅笔与橡皮组合。
Eg3:《指南》中的工艺案例，深冷处理与化学镀的组合。
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
选择发明
从大范围中选择小范围，有预料不到的技术效果。 （一种突变）
转用发明
不同领域之间转用，产生预料不到的技术效果，或 者克服了原技术领域中未曾遇到的困难。
发明类型？是否有创造性？
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
讨论案例2 ？ 自动顺序充气控制盘，用于向各个储气瓶充气
压力表
本发明
出口接头 球阀
单向阀 顺序阀 入口接头
对比文件
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
讨论案例2 ？ 权利要求1与对比文件的区别特征仅在于：对比文件
中的出口接头与压力表之间多了一个小球阀（3）。
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二、何谓“三步法”
Eg： 确定实际解决的技术问题的例子：
权1： 一种药物组合物，包括活性组分化合物A、 填料和着色剂。
说明书：所要解决的技术问题是治疗癌症。
对比文件：一种药物组合物，包括活性组分化合 物A和填料。
实际解决的问题是 ？
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二、何谓“三步法”
（3）判断发明对本领域技术人员是否显而易见
基于冷冻能使牲畜表皮 着色这一发现而发明的一项 冷冻“烙印”的方法
申请人可提供证据说明本领域长期存 在的技术难题被本发明解决
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三、需考虑的4个因素及6种类型发明
需考虑的其他因素（2） 发明克服了技术偏见
对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越 光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向 器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更
“技术启示”
“显而易见”
“实质性特点”
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二、何谓“三步法”
区别特征批露的几种情形（结合启示的来源）
区别特征为公知常识； 区别特征为同一份对比文件的另一实施例； 区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手 段； 区别特征与另一篇对比文件公开的技术手段不同， 但作用类似，能够以公知变化改型应用于最接近现 有技术； 区别特征虽未被公开，但出于解决本领域中公认的 问题，采用已知手段对最接近现有技术进行改进。 （受美KSR案影响）
创造性标准的来源与本质 obviousness ,源于via道、路 位于路上，你即能看见。 美国1952年引入“非显而易见” 主观的价值判断
尺子与筛网
平衡公众权利与私人权利的砝码 主观化与客观化的博弈
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一、创造性的概念与本质
创造性审查中的一主体 判断主体：本领域技术人员
知晓 获知本领域 知识 获知其他领域
对比文件2：一种用于奶牛场挤奶 员的三条腿的挤奶凳子。该文件 提及了摇晃问题。
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二、何谓“三步法” 之 简单示例
特征对比（D1、D2）
本发明
D1
D2
餐桌
N
桌顶面
N
仅三条腿
N
重心位于腿之间
在不平面上稳定 N
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二、何谓“三步法” 之 简单示例
特征对比（D1、D2）
发明与D1的区别特征是“仅三条腿”，由此 带来的效果是“在不平面上可保持餐桌稳定而 不摇晃”。 技术问题 “如何避免餐桌在不平面上摇晃”。
可否在右图对比文件基础上结合公知 常识评价创造性？
本申请 对比文件
关键点：区别特征是公知常识还不够，
其在发明整个技术方案中所起 作用是否是其作为公知技术的一般作 用。
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四、涉及创造性问题的答复与修改
陷阱3：公知常识举例（2） 无效决定13095号
本发明：
区别点： 用聚乙烯醇代替铝箔
关键点：公知材料（聚乙烯醇 ） 的公知属性（阻隔气体）的 公知应用（隔离气液）
所涉法律条款
包括事实认定错误，说理不充分，部分未听证等
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四、涉及创造性问题的答复与修改
常见撤销驳回情形(2010.1-2011.8) （7种陷阱）
漏评特征导致撤驳22% （如限定词，连接关系等）
事实认定不正确导致撤驳18%
特征比对错 附图信息认定错 作用明显不同
创造性标准把握问题导致撤驳18% 其他情形 32%
发明类型？是否有创造性？
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四、涉及创造性问题的答复与修改
审查意见的本质与应对
鉴宝
献宝
形而上之
形而下之
自由裁量
按规则找漏洞
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四、涉及创造性问题的答复与修改
审查意见常见错误（2010.1-2010.10）
71.5%
60%
40%
20%
14.3% 7.1% 7.1%
0.0%
0% A22.3 A33/R43.1A22.2/4 A26.3 其他