美国商标法中的反向假冒理论

美国商标法中的反向假冒理论
作者：袁晓东/李晓桃
北京中级人民法院于1994年5 月受理了我国第一起商标反向假冒案，1998年6月作出了判决。 该案例曾在知识产权界引起了一场不大不小的讨论。有人认为“似乎难以自圆其说”（注：郑成思主编，《知识产权研究》，第1卷，中国方正出版社1995年版。）， 还有人认为这“在国外是老问题，并且是已经解决了”（注：郑成思著，《知识产权论》，法律出版社，1998年版，第218页。）。 笔者无意于在本文中对此作出评论。美国关于反向假冒的学说及其判例甚为发达，近年来有所发展。在评价、借鉴之前，不妨先看看美国知识产权中反向假冒理论是如何发展的。比较研究外国同类的法律制度既可以反思本国法律制度存在的问题，又可以启迪本国法律制度的改革（注：勒内·达维德著，当代主要法律体系，上海译文出版社，1986年版，第4页。）。 希冀本文能够推动我国对反向假冒理论的深入研究。
一、反向假冒学说的发展
几年前，有支“迷你”乐队成功地发行了一张唱片，但后来该成员承认他们没有实际参加唱片的演唱。这引起了整个美国流行音乐界的震动。20世纪70年代后期，当汽车用户发现通用汽车安装的发动机比老式汽车的更差，用户们同样感到愤怒。法院已被要求判断：借用他人的创意是否构成“盗窃”思想。虽然这些案例是单独发展的，但已形成具有共同特征的一类案例。这些案件贯穿了一个普遍的问题：有些人从他人制造的商品中获取信誉。这种虚假的信誉违背了我们基本的公平理念。法律必须干预以解决那些利用他人商品来建立自己信誉的问题。法律根据不同情况而从众多形式中选择了“反向假冒”。
极力希望制止他人获得虚假信誉的人，通常就是实际制造商品的人。目前法律明确地给予了制造者一个补救措施，反向假冒之诉。许多案件已经认同：不管是再次销售还是销售类似商品，商品的设计者或制造者，都可以反对虚假表述商品来源的竞争者。法院在普通法中找到不公平竞争法，或兰汉姆法作为可诉案由。大部分法院或学者认为反向假冒是可诉的。
虽然，反向假冒学说只是在近20年来逐步形成的，但法院对反向假冒案件的斗争却持续了整整一个世纪。整个世纪以来，法院认为，不能辨认商品的来源是一种错误。 如同美国高等法院在国际新闻服务（ins）案中所说：此项判决已经在知识产权法中产生了深远影响。该案中，被告将已由一个组织收集并首先播放的新闻内容予以复制。虽然大部分意见都集中在新闻，但这仍然说明，被告将其复制的新闻以自己的名义播放

，是一种“虚假表达”的行为，是可诉。holmes法官详细阐述了其所理解的欺诈：虽然被告可以自由地复制新闻，但他应告知公众，首次播放者才是新闻的真正来源。被告的行为如同假冒案，涉及到最基本的“邪恶”（注：ins, 248u.s. at 247—248（holmes, j, concurring））。
1929年第七巡回法院的一个判决更直接地切中要害。在联邦电力公司诉福来克斯努姆案中，被告为原告制造的商品提供服务，在一次服务中，被告将原告的商标换成了自己的，这就意味着被告制造了商品。法院认为：被告的虚假表述已构成了普通法中的不正当竞争。
在随后的50年里，有些法院赞同反向假冒之诉，有些并不同意，认为不能辨认商品来源是不可诉的。回顾自联邦电力公司以后的50年来的案例，反向假冒很明显地还未同具有内聚力的法学理论融合。法院承认，不能辨认商品来源可能导致一些损害，但在侵权法中是否这种损害可以获得赔偿尚未达成一致。
广泛接受反向假冒之诉大约是在1980年。赋予此诉以生命的因素主要有两个：第一因素是深受1977年对于法律重述的文章的影响。学者们对那个时期的案例予以了分类和重述。特别是对因虚假信誉而可能导致损害的讨论，继续影响着今天的法院。第二因素是1981年第九巡回法院在史密斯诉莫托诺案中的观点。史密斯是一个演员，在一部电影中扮演一个角色，发行者将史密斯的名字从电影序幕和广告中抹去，而换成另一名演员的名字。非常悲痛的史密斯提出了几项请求。法院按照兰汉姆法的第43条第（2）项支持了原告。 认为替换构成了“错误说明或虚假表述”，在第43条（a）项含义之内，因此应予以恢复。虽然， 史密斯案不是承认反向假冒的首例，但法院的深入分析颇具影响力。随后为各个法院所采纳。
法院开始将反向假冒之诉适用于各种不同情形。如同史密斯案中的原告，许多作者或艺术家在不能辨认其作品时，就提起诉讼。法院将此理论，不仅适用于电影，而且还适用于书籍、歌曲、图纸以及其他艺术作品。事实上，自1980年以来，反向假冒已被美国法院普遍接受。
二、反向假冒的构成要件
美国法院不仅赞同反向假冒是可诉的，而且认为是一项成功的请求所包含的构成要件。虽然法院没有准确地陈述这些因素，但已普遍接受下面的一种典型分析（注：《giving credit where credit is duerevisiting the doctrine of reverse passing off in trade marklaw》,university of washington schoole of law, vol. 72: 709,1997）。
1.商品必须来源于原告 反向假冒的关键是被告从他人的商品中获得信誉。如果商品源于被告或第三人，那么就不存在着反向假冒的请求

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当然判断销售的商品来源于何处还是一个问题。反问假冒的一个基本内容是消费者被欺骗了，被告不诚实地利用他人商品为自己创造信誉。如果消费者知道这些事实，将不存在着欺诈，仍视为来源于被告。因此法院必须从消费者的角度，而不是从科学家或工程师的角度，来判断商品来源。
反向假冒可以分为“再次销售”和“复制”两种类型。在再次销售案中，原告是商品的真正制造者。原告也许自己制造，或要求第三人按照说明制造相关的部件。涉及艺术家或作者的案件均可归入此类。每个原告都要对其最终产品负责。此类案件的商品来源判断相当简单。被告在获得原告首先制造的商品后，又将该商品作为自己的商品再次销售。很明显，原告是商品的原创者。
虽然有许多再次销售的反向假冒，但大部分反向假冒仍属于假冒类。在假冒案中，被告确实制造了商品或安排了商品的制造，但与原告设计或制造的商品极其相似。当然，在商品独特的情况下，应适用版权法、专利法或商标法的侵权。反向假冒并不能取代这些请求，但能处理一些单独的或分立的损害请求。原告因反向假冒起诉不是直接挑战被告复制的权利，只是请求被告复制后，如实告知消费者谁是商品的真正设计者或制造者。此类案件的来源问题更为复杂。即使是最简单的案例——被告严格地按原告的商品进行复制，最终的商品也是原、被告双方共同劳动的结果。法院必须从消费者的眼光来衡量，确定商品的原始设计者或实际制造者。
2.原告必须努力通过商品在消费者心中建立信誉 反向假冒的关键就是被告从他人商品中获得商誉。虽然不恰当地取得信誉在道德上应受谴责，但如果原告不能证明信誉将当然产生，那么这就不具有可诉性。对于匿名商品来说，就没有反向假冒请求。因此当原告将商品销售给公众时，必须采取措施来确保消费者知道谁是商品的真正制造者。在许多案件中，原告将名称、商标附于商品上，或将标识、名称与商品联系在一起，来获得信誉。
3.未经原告同意，被告虚假地表述商品的来源 反向假冒与商标法联系最密切。两种诉讼的目的都在于保护消费者。虚假表述来源是构成反向假冒的重要因素。如果原告同意被告对商品来源作不当描述，那么这将不能提起反向假冒。最典型的形式是“商标许可”，许多零售商通过一个合同从一个制造商那里购买商品，并允许零售商以自己的名称、标识来销售。虽然这种行为可能对消费者产生误导，但原告的同意使得起诉被告不当陈述商品来源成为不可能。
4.虚假表述可能引起消费者混淆 法律禁止虚假表述，欺

骗消费者。因为消费者一般通过商品的来源来判断商品的质量，所以对商品来源的虚假表述永远是欺诈。这一因素适用于一般解释。
5.原告必须因虚假表述而受到损害 原告必须证明，被告不仅欺骗了消费者，而且这种欺骗导致了原告的损失。反向假冒的损害与其他不正当竞争案件的损失不同。在典型的虚假广告或商标侵权案中，原告的损失是立竿见影的——否则消费者将购买原告的商品，而不是从被告那里购买。这些失去的销售将剥夺原告预期利润。在反向假冒案中，原告不能证明存在同样损失。即使被告承认原告是商品的真实来源，消费者也许仍从被告那里购买。实际上在许多案件中，虽然商品来源于原告，但消费者更喜欢向被告购买，特别是当原告对制造的商品享有很高信誉时。但是，法院在判断原告的损失时，还是有点困难。最典型的是，原告的损失是未来的商誉损失。即使在被告公开了原告是商品的真正制造者后，原告的损失不会马上消失。对商品有满意消费经历的消费者，会将获得的商誉同原告联系起来。当这些消费者购买商品时，商誉就会引导他们去选择原告的商品。如果被告虚假表述商品来源，原告将会失去未来商誉。
三、反向假冒的法律依据
美国法院在适用法律时，一般选择联邦兰汉姆法和州不正当竞争法。联邦兰汉姆法的主要规则并没有规定反向假冒，只是在第43条（a ）项中涉及到商业上的虚假表述。法院发现第43条（a ）项是一个很有用的条款，可以扩张解释适用于各种欺诈案。因此法院当然选择该条作为法律依据。另一些法院则以州不正当竞争法作为诉讼根据。许多案件通过普通侵权法及其延伸，或不正当竞争来解决。
当然，也有一些反向假冒案的请求，在版权法或专利法中寻找法律根据。版权或专利请求的关键是对标的复制，并不涉及商品的来源。实际上，被告复制享有版权或专利权的标的，即使他向消费者告知了商品的真正来源，还应承担侵权责任。在反向假冒案中，经常伴随着版权和专利请求。这不是因为原告希望依靠这些法律来恢复虚假表述造成的损失，而是因为许多反向假冒请求中涉及到对具有独创性商品的复制。在版权法和专利法中有两个条款可以适用于反向假冒。第一个就是专利法第292条——禁止在产品上使用虚假专利标识或已过专利期限的标识。该条不仅可以适用于销售者在其制造的产品上使用专利标识，而且也可以适用于被告复制或再次销售他人商品。因此该条也能成为一些案件可选择的案由。第二个就是版权法第106条（a）项。该条对“视觉艺术作品”的创造者提供了各种权利，

包括在其创作的作品中，甚至将作品出售给他人以后，享有“表明作者”的权利。这与反向假冒完全一致，只是适用范围过于狭窄，不能作为反向假冒的一般根据。（1 ）这种权利仅存在于“艺术作品”。一般是指绘画、图片、印刷品、照片和雕塑。（2）该条甚至不能适用于所有视觉作品的反向假冒案中， 表明作者的权利似乎只能应用于艺术家亲自创作的作品。因为存在着如此明显的限制，所以版权法很少适用于反向假冒。
因此法院毫不费力地将兰汉姆法第43条（a ）项扩展到反向假冒案中。该条规定：任何人在任何商品或包装上，在商业活动中，使用任何文字、术语、名称、标识、图案或组合，或虚假来源标识，对事实作虚假或引人误解的描述，或对事实作虚假或引人误解的表述。（a ）可能引起混淆，或造成错误，或对一方同另一方的关系、联系、联合，或对来源、发起人，或他人对其商品、服务、商业行为许可，或（b ）在商业广告或促销中，对他或她或他人的商品、服务、商业行为的品质、特征、质量或原产地，所作的虚假表述。任何人应在因上述行为，使他或她受到或可能受到损害而提起的民事纠纷中，承担民事责任。虽然该条规定在商标法中，但其适用范围远远超过商标。无论是好，还是坏，已被证明该条对于控制商业领域许多类型的虚假表述具有重要作用。被告通过商品来源的表述给购买者虚假信息，进而影响购买者的购买决定，可能伤害商品商誉。兰汉姆法为解决此问题提供了一种中立的方法。
除此以外，大多数反向假冒之诉的原告还可利用各州的法律，诸如统一贸易欺诈法、不正当竞争法和消费者保护法。统一贸易欺诈法禁止导致“相似地混淆或对来源、发起人、许可或商品、服务的认证作出引人误解的行为”。该法案可以扩展到反向假冒，包括所有欺诈行为。反向假冒通过错标商品来源进行欺诈。最近对不正当竞争法进行的第三次重述，提供了一个准确处理反向假冒的完整条款。第5 条对此作了相应规定：一个人应对他人负责……在购买他们生产、制造或提供的商品、服务时，如果销售者作出了一个可能欺诈或误导购买者看法的表述，进而使人们产生错误认识——销售者或第三人是商品、服务的生产者、制造者、提供者，那么这种表述可能造成他人商业损失。
寻找到可以适应的法律只是解决反向假冒的第一步。反向假冒主要保护的是具有创造性的商品。而这些商品几乎毫无例外地受版权法或专利法的保护。反向假冒似乎侵犯了版权或专利权保护领域。因此这些联邦法律可能优先于各州法，具有优先权。

四、反向假冒的质疑
反向假冒在美国如此的受欢迎，以致于该理论已从再次销售工业机器发展到艺术和文学作品的案件中。大多数法院审理此类案件，只是简单地援用美国早期的判例来支持原告的请求，没有仔细思考此案由是否恰当。允许原告因反向假冒而获得赔偿，似乎“感到正确”。毕竟被告通过不是他创造的商品，虚假地获得信用，对公众说谎。这种行为具有明显的不公平性——被告不劳而获。反向假冒并不质疑被告再次销售或复制商品的权利，而是要求被告不隐瞒商品来源的真实情况。然而，这些模糊的感觉并不一定正确，并不足以作为公正的案由。在商业世界里，到处充满了不劳而获的情况，商业的繁荣不可避免地产生相似。事实上，并不是所有的复制——只有少部分——是可诉的。最近，琼·克洛斯教授对美国反向假冒之诉提出质疑（注：《giving credit wherecredit is due revisiting the doctrine of reverse passing offin trade mark law》,university of washington schoole of law,vol. 72: 709, 1997）。他认为反向假冒理论涉及两个基本问题。第一，被告对消费者购买的商品的来源作虚假表述，欺骗消费者；第二，被告声称是商品的来源，从消费者对商品建立的商誉中获利。反向假冒理论就是建立在这两个立论基础之上的。但这两个立论是否正确，值得怀疑。
1.欺诈消费者 反向假冒的赞同者允许原告起诉的理由在于，有助于防止被告欺诈消费者。事实上，被告简单地以其名称或标识销售商品，并不当然构成欺诈。在当今社会中，具有发达的分销链和庞大的零售商，消费者习惯于从不知名的商家购买商品。只有少数情况下，消费者依靠标识或表述来判断商品来源，并利用他们的经验来估计商品的质量。消费者在充满竞争的市场上选择商品时，依靠来源的声誉来判断质量。一个看见标有xyz的商品的消费者期望商品同xyz标识所有者具有相同的声誉。在反向假冒案中，消费者认为商品来源于被告，如果被告对其商品没有任何信誉，消费者就对其商品没有任何特殊期望，那么消费者就没有被欺骗。即使被告已具有一定声誉，也不存在欺诈。被告从原告那里获得商品，该商品同消费者期望的同样好。只要被告一直销售原告的商品，使用自身的标识也不构成欺骗。
粗略回顾商标法，就会发现一个原则，法律并不要求表明信息的来源。许多分销商，特别是超市或药店，从制造商那里购买商品，贴上自己的标识，然后卖给公众。没有人声称这种作法是欺诈。所以不可能将反向假冒作为控制欺诈的方法。如果正确认识商品来源对消费者的重要性，那么许多反向假冒就不是欺诈

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2.保护来源创造的商誉 消费者不是出于利他目的而使用商标提供关于商品来源的信息。相反，他们使用商标是使利润最大化。对商品有满意经历的消费者会记住一些商标，在将来更可能购买这一品牌。一个商品给消费者提供了合适的方法来区分喜欢或不喜欢的商品，销售者利用标识来获得以前销售制造的商誉。这是普遍用来支持反向假冒的理由。商誉的创造依靠经历。被告并没有从他人的劳动中获利。因为在反向假冒案中，消费者并没有将商品同原告联系在一起，不受任何前期对商品满意经历的影响而作出购买决定。
一方面，如果商品受版权法、专利权法的保护，法院会义无反顾保护权利人的利益。另一方面，原告已获得了他可以合法期望的全部商誉。原告在开始销售商品的时候，已有机会获利。首次销售已对原告的商誉有所提高。但原告不能在商品售出以后的再次销售中获得商誉。正如一个人在最初销售时可以自由地换掉所有商品标识，被告也应有自由去置换原有标识。原告不能控制购买者的再次销售，希望他的商品在未来获得信誉是不公正的。法律对原告提供获得信誉的权利，对原告来说无异于意外之财。
因此，反向假冒的公正性值得怀疑。允许原告获得售出以后商品的未来的商誉，将威胁到版权法和专利法在鼓励发明的需要和竞争自由之间建立的平衡。反向假冒给予对市场没有任何贡献的竞争者，一种不公平的优势权利。