答复审查意见时的救济程序

答复审查意见时的救济程序

一件发明从开始申请专利至收到审查意见通知书期间，是关系到这件专利申请是否能够授权以及授权范围大小的

关键时期。在这个时期内，申请人(专利代理人)一般要针对审查意见对专利申请文件进行修改。以克服原申请文件中的缺陷。争取尽快授权。对专利申请文件修改适当，可以消除审查意见所指出的缺陷，尽快授权；反之，可能会增加审查程序。甚至导致驳回。或者，虽然尽快授权，但保护范围过小。损害到申请人的利益。因此，答复审查意见时的救济程序显得尤为重要。

作为专利代理人，工作的宗旨是在保证专利授权的前提下，如何争取申请人的利益最大化，因此，在答复审查意见时，既能消除审查意见所指出的缺陷，又使得权利要求的保护范围最大，成为修改申请文件的准则。在实际答复审查意见的工作中实施该准则，需要清楚哪些是允许对申请文件所做的修改，哪些是不允许对申请文件所做的修改，更重要的是，当不允许对申请文件所做的修改与申请人的利益休戚相关时，如何通过救济程序保障申请人的利益。

允许所做的修改

主要指符合专利法第三十三条规定的修改，包括以下几点。

1、在独立权利要求中增加技术特征，对独立权利要求

作进一步的限定，以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的

范围，这样的修改就应当被允许。

2、变更独立权利要求中的技术特征，以克服原独立权

利要求未清楚地表述请求保护的范围、未以说明书为依据或者无新颖性或创造性等缺陷、只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载

的范围，这样的修改就应当被允许。

3、变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术

特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改就应当被允许。

不允许所做的修改

除了修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，还有一种情况：如果所作的修改不利于节约审查程序，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改也不能被视为是经审查员同意的修改，也不能被接受。这种不能被视为是经审查员同意的修改包括以下几点。

1、删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。即使该修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不能被允许。

2、改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。例如，申请人将独立权利要求中的技术特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”，尽管原说明书中记载了”弹性部件”这一技术特征，但由于这种修改扩大了请求保护的范围，因而不能被允许。

3、将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人做出主动修改，将权利要求限

定为自行车车座，则这种修改是不允许的。

4、增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

以上4种不允许的修改，其实所作修改都未超过原说明书和权利要求书记载的范围，为什么不被允许呢?笔者考虑到是由于在审查员出具审查意见通知书之前进行的检索程序，主要针对申请文件的权利要求进行，这样，在原说明书中记载的要求保护范围超过与原权利要求所要求的保护范

围的技术方案，以及在原说明书中记载的与原权利要求限定的技术方案之间不具有单一性的发明内容都没有经过检索，如果在答复审查意见的过程中，对申请文件作出了以上4种不允许的修改，审查员需要对修改后的权利要求重新进行检索，从而不利于节约审查程序，这样的修改虽然符合专利法的修改精神，即不超过原说明书和权利要求书的记载范围，但在实际审查过程中不被接受。

救济程序

以上4种不允许的修改，虽然不能被审查员接受，但是对于申请人的利益可能休戚相关。比如，在原说明书中记载的要求保护范围比原独立权利要求要求保护范围更大的技

术方案，如果该技术方案具有创造性，而且申请人在递交专

利申请之后专利授权之前已经按照该技术方案进行了生产，那么，将该技术方案作为新的独立权利要求不被审查员接受可能会造成申请人的产品得不到专利保护的后果。同样，在原说明书中记载的要求保护范围与原独立权利要求保护范

围之间没有单一性的技术方案，也可能会造成申请人在实际生产过程中得不到专利保护的后果。

例如，在一篇专利申请中，独立权利要求为：一种接收数据的方法，其特征在于，包括步骤：1)移动台获取当前调制和编码方式的索引号与具体的编码调制方式之间的映射

关系：2)所述移动台获取业务资源区中所使用的调制和编码方式的索引号以及对应的业务资源：3)所述移动台判断是否需要接收更新后的下行信道描述符消息如果是，则进入步骤4)；如果否，所述移动台则根据所述业务资源，接收业务数据根据该调制和编码方式的索引号查找所述当前的映射关系，获取与该索引号对应的调制编码方式，对所述业务数据进行解析：4)所述移动台接收更新后的下行信道描述符消息，获取调制和编码方式的索引号与具体的编码调制方式之间

的更新后的影射关系5)所述移动台根据获取的业务资源，接收业务数据；根据所述调制和编码方式的索引号查找前述更新后的影射关系，获取与所述索引号对应的调制编码方式，对所述业务数据进行解析。

根据检索的结果，上述独立权利要求具有创造性。然而

代理人在答复该审查意见的过程中，发现根据原说明书的记载，步骤3)的判断步骤并不是实现接收数据的技术方案的必要技术特征，而原说明书中也给出了省去步骤3)的技术方案的具体实施方式。由于并未检索到相关的对比文件，根据当前审查意见的检索结果，省去步骤3)的技术方案也具有创造性。但是，如果在答复审查意见时，将独立权利要求中的步骤3)删除，则属于以上不允许的修改中第一条规定的情况：删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

针对这种情况，代理人与申请人进行了沟通，了解到该申请的技术方案已经投入生产，而将判断步骤3)作为必要技术特征的独立权利要求请求保护的范围相对较窄，无法给予申请人实际生产有效的专利保护，必须要在独立权利要求中删除判断的步骤。考虑到申请人的需求，代理人想出了一种救济方式，就是以该专利申请作为优先权的基础，重新递交专利申请，在后专利申请的独立权利要求在该专利申请的独立权利要求基础上删除判断的步骤，从而更有利地保护申请人的权利。然而，这件专利申请收到审查意见通知书的日期距离申请日2年，优先权的期限为自申请日起一年，因此，无法通过要求优先权的方式救济该申请。

这件专利申请是否还能够救济，给予申请人更有效地专利保护?冥思苦想之下，代理人还想到了一个救济程序：分