作为优先权基础的正规申请和第一次申请(专利知识讲座79)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

79、作为优先权基础的正规申请和第一次申请

巴黎公约第四条对产生优先权的正规申请给出了定义:“正规的国家申请是指在有关国家中足以确定提出申请日期的任何申请，而不问该申请以后的结局如何”。该条定义给出了这样的信息：1、只要获得了专利申请日的申请就是正规申请，而无论是否获得了专利申请号；2、只要取得了申请日，该申请后来是由当事人自己放弃了，还是由专利局驳回了，即无论以后“是死是活“，均不影响该申请作为以后在外国提出在后申请的优先权的基础。巴黎公约如此规定的原因主要在于专利独立性原则所决定，基于每个国家的专利制度是独立的，专利保护的范围亦不相同，为了取得在后一个国家的优先权，有时需要在本国先提出申请，尽管该主题本国可能并不保护。如美国对部分植物新品种采取专利形式进行保护，而中国是单独立法进行保护。但为了在美国获得优先权，中国申请人时常需要先向中国专利局提出植物新品种的专利申请，显然该植物新品种专利申请不可能在中国获得专利。申请人明知不会获得专利，也不会缴纳申请费。但基于提出该申请后，中国专利局会受理该申请，并给出申请日和专利申请号。这样，中国申请人获得了中国在先申请的正规申请，尽管该中国申请以后会因为申请人未缴纳申请费而视为撤回，但并不影响该中国申请作为向美国提出在后申请的优先权的基础。问题是本国优先权是否也遵守这一规则，基于本国优先权并不受巴黎公约的规制，是由各国自行参照外国优先权制度而制订的制度。我国专利法及实施细则仅对几种情况规定了不能作为优先权的基础，如在先申请已经授权。但并未明确规定在先申请如果已经撤回，或者视为撤回，甚至驳回后，是否仍可以作为在后申请的优先权的基础。在实践中，我国是参照外国优先权来操作的。即在视为撤回时，仍可以作为在后申请优先权的基础。但在有些国家，如日本，不仅规定了授权的在先申请不能作为优先权的基础，而且还规定了驳回、撤回、视为撤回的也不能作为优先权的基础（注）。比较起来，日本的规定更多的考虑节约审查成本。但在实践中，我国时常发生由于申请人没有缴足或缴纳申请费，专利申请被视为撤回，后利用本国优先权在12个月内“恢复”的情况，只是多缴一笔优先权费。因此，我国的规定亦适合我国国情。

根据巴黎公约的规定，只有第一次申请可以作为在后申请优先权的基础。那么，怎样理解巴黎公约所述的第一次申请呢？应当这样认为，巴黎公约所述的第一次申请，包括两种情况，一种是真正的第一次申请。如在中国1月1日提出一件申请，在6月1日在中国又就相同主题提出第二件申请。根据巴黎公约的规定，只有1月1日的申请可以作为在后申请优先权的基础。原因是1月1日的申请有可能在6月1日前公开，或者1月1日的申请已经作为在后申请优

先权的基础。如果允许6月1日的申请也可以作为优先权的基础，将破坏优先权制度。但是巴黎公约亦规定有例外，该公约第4条规定，“如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或拒绝，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的基础，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的开始日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的基础”。也就是说，在特定的情况下，本国事实上的第二次申请也可以作为巴黎公约意义上的第一次申请，条件是：在先申请已经撤回、放弃、或被驳回，且没有公开，也没有作为在后申请优先权的基础，也不允许再作为优先权基础。总之、该在先申请没有遗留任何权利的情况下，在不破坏优先权制度的情况下，事实上的第二次申请可以作为巴黎公约意义上的第一次申请。以上述情况为例，如果在中国1月1日的第一次申请被申请人撤回、放弃，但未公开。该申请也未作为在后申请的优先权基础，在这样的情况下，6月1日的申请可以作为巴黎公约意义上的第一次申请，即6月1日的申请可以作为向外国提出在后申请的优先权的基础。或许人们会问，放着1月1日的优先权日不用，而用6月1日作为优先权基础，图什么呢？对于此，商家当然会有其考虑，如其商品作为梯次上市的需要等。关于巴黎公约意义上的第一次申请，从巴黎公约的规定上看，应当认为仅限于在本国先后提出的两次申请。将巴黎公约所述的第一次申请概括一下，可以概括为：第一国、第一次（特殊情况下的实事上的第二次）申请，所述“第一国”，是指未在其他任何国家提出该申请。所述的第一次，是指在该第一国的第一次。如果是第二国的第一次，则不能作为在后优先权的基础。或者是第一国的第二次（除上述特殊情况以外），均不得作为优先权的基础。

注：见日本专利法41条

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