判断发明创造性时参考的其他因素(专利知识讲座105)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

105、判断发明创造性时参考的其他因素

基于创造性判断的难度，专利审查指南给出了判断发明专利申请创造性时需要考虑的其他因素，尽管这些因素有时只能起到参考作用。

一、往往具备创造性的几种情况

1、解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题。比如在奶牛身上作标记的传统方法是用烧红的铬铁在牛身上烙上记号，但该方法造成奶牛很大的痛苦。人们一直想解决该问题，但未能解决。后来有人发明了一项“冷冻“的方法，即采用冷冻的“铬铁”在奶牛身上进行“烙印”，效果和传统的方法相同，但解决了人们始终未能解决的奶牛痛苦这一难题，该方法应当具有创造性。通常来讲，只要是解决了人们一直渴望解决但未解决的难题，该技术应当具有创造性。

2、发明克服了技术偏见。技术偏见往往是大多数技术人员普遍存在的对某一技术问题不正确的认识，并且形成了一种惰性，这种惰性会阻碍技术的进步。但是，如果某项发明突破了人们这种认识上的惰性，显然不仅会解决某一个特定的技术问题，而且还会解放大家的思想，为科技进步和创新扫清障碍，这样的发明亦往往具有创造性。

3、取得了意料不到的效果。比如现有数值是一个概括性的范围，假如是350度—1000度。但是发明人的专利数值是一个点，比如是675度，虽然该675度在现在数值范围内。但发明专利的数值取得了意料不到的效果，比如极大的强化了材料的硬度。该数值不仅具有新颖性，而且，应当认为具有创造性。因为在此之前人们仅认为350度—1000度范围内具有最好的效果，谁也没有发现675度可以产生意外更好的效果，保护这样的“发现”应当符合专利制度的宗旨。而无论其是经过无数次试验取得的数据，还是偶然取得的数据。这时，非显而易见性应当更多的关注是效果，而不是发明的过程。尽管在很多情况下，判断非显而易见性时，人们更多关注的是发明的难度。因此，发明的创造性高度不应当仅仅理解为发明难度的“高度”，而还应当包括效果的“高度”。

4、发明取得了商业上的成功。发明取得了商业上的成功，可以说，该标准仅具有参考性。因为，取得商业上的成功是市场现象，是一种社会学意义上的现象，而不是一种自然科学现象。而社会学现象的重复不可能象自然科学一样精确。商业上的成功或许是因为突然加大了需求或者推销技术的改进。当然，亦不排除是基于专利发明点的技术效果所引起了社会效果。因此，只有在能够确认是专利技术发明点的技术效果产生了商业上成功这一社会效果的前提下，才可以将其作为具有创造性的因素来考虑。而要证明这一点，则需要申请人、代理人的举证，和审查员的个案判断。

二、判断创造性时不考虑的因素

在创造性一章，审查指南还从反面规定了判断创造性时不应当考虑的因素，以从更多角度来解释创造性这一极度抽象性的标准：

1、发明创立的过程是难或者是易在判断创造性时不是决定性因素。如上所述，创造性的本质要求是与现有技术的距离很大，或者说要高出现有技术许多。即人们所述的发明高度，而人们判断发明高度往往是从发明的难度上来考虑。比如完成某一发明参阅了十几篇专利技术文献，甚至经历了数年时间才完成了该发明，正说明该发明的具有创造性的高度，是非显而易见的。无疑这样的判断是正确的，也是通常人们判断发明高度的方法。但事情总不是绝对的，有时偶然的发明也可以产生创造性所要求的高度。如公知的汽车轮胎具有很好的强度和耐磨性能，它曾经是由于一名工匠在准备黑色橡胶配料时，把决定加入3%的碳黑错用为30%而造成的（注）。事实证明，加入30%碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能，尽管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的，但由于产生了意料不到的技术效果，而该技术效果远远高于现有技术，亦应当具有创造性。这时，我们判断创造性的高度要求，就不能局限于发明难度，而应以“效果高度”来判断。反过来讲，如果上述真实的发明不是偶然造成的，假如是通过试验完成的，显然需要经历无数次的失败、花费大量的时间和金钱才可以作到，而这一过程亦应是非显而易见的。所以，如果一定要从发明难度的角度来判断创造性高度，那我们不妨换一个角度来考虑，结论应当是相同。

2、应当避免“事后诸葛亮”，或者说“事后分析”产生的误判。审查员或代理人判断某一发明是否具有创造性时，首先要了解该发明的技术内容，还要进行检索，找出最为接近的对比文件，再来判断是否现有技术已经给出技术启示，以及这一启示有多大，是否达到显而易见的程度。先知道结果，再找原因这一过程与发明的过程恰恰是相反的，而这一相反的过程容易造成判断上的失误。比如我们在春晚看魔术，看到表演者透过玻璃拿到硬币，我们会很难予以理解。如果让你破解这一现象，或许要花费你无数的时间和精力，也未必能破解。但是，如果表演者当场告诉你其中的“奥妙”，你一定会恍然大悟，觉得如此简单。因此，为了避免“事后诸葛亮”，判断创造性时应当把自己尽可能的放到假如不知道结果的位置上，尽管作到这一点有困难，但仍要尽量作到，才可能正确的判断发明的创造性。

注：参见审查指南第2部分第4章第6.1节

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