判断创造性应遵循的规则(专利知识讲座107)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

107、判断创造性应遵循的规则

我国专利法规定了创造性的标准，没有规定如何进行创造性的判断，以及判断创造性时应当遵循的规则。对此，在专利审查指南中有专门的规定。根据审查指南的规定，判断发明或实用新型的创造性，应当把握如下几点规则：

1、判断的主体。即判断创造性是以什么人的眼光来判断？如果以该领域的高级专家的水平来判断，可能发明人申请的技术方案是很容易完成的，会造成应当授予专利权的申请不能被授予专利权。如果以一个外行人的眼光来判断，则申请专利的技术均是很不容易完成的，几乎均应当授予专利权。是否可以完成发明创造的发明人的眼光来判断呢？不能，因为完成发明创造的人有可能是高级专家，也有可能是刚入门的技术人员，甚至不是专业人员（非本专业的普通人也可能作出发明创造）。根据审查指南的规定，判断创造性的人应当是一个本专业领域的技术人员。但是，本专业领域内的技术人员也存在水平高低的差别。审查指南进一步描述了该种技术人员，即‚是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力‛（注）。对审查指南假设的该种技术人员，我们可以概括为本领域的普通技术人员，即不是该领域具有创造性的高级技术人员，也不是刚入门的新手。而是该技术领域具有平均技术水平的人员。但是，专利局审查员不可能每人均是这种水平的技术人员。因此，为统一审查标准，审查员必须将自己模拟为这样一个假设的技术人员，而且技术水平的时间点在申请日前（有优先权日的包括优先权日）。因为，审查员进行实质审查时，往往是在申请日后18个月该发明公布后，或者更长的时间，而技术的进步是很快的。申请专利时的普通技术人员的水平和数年后进行审查时普通技术人员的水平可能是大不一样的。如果以审查员进行审查时本专业普通技术人员的标准来判断，仍会造成对创造性估计不足的情况，对申请人是不公平的。所以，专利局的审查员要将自己模拟为一个抽象的、假想的、虚拟的本专业领域普通的技术人员，并且所具有技术知识限于申请日前，显然这是一件很困难的事情。但是，尽管困难，仍要尽量作到，这也是对专利代理人的要求。这也是之所以专利审查员和专利代理人要具较高的综合素质的原因，在受到大体相同的教育、大体相同的专利实践、专利局的审查员和专利代理人对同一案件的判断，在创造性标准的具体把握上，应当有大体上差不多的把握，以及‚越走越近‛标准。

2、可以将一份或者多份对比文件中的不同的技术内容组合在一起进行评定。在判断新颖性时，应当遵循‚单独对比‛原则，即只能以一篇现有技术文件来与申请文件相比较。原因是新颖性解决的是与现有技术是否相同的问题，是申请专利的技术在现有技术中是否存在的问题。而判断创造性时，新颖性已经通过了，大前提是已经具有新颖性了，已经不同了。而创造性解决的是申请专利的技术与现有技术相比虽然有区别，但这种区别是否够大、够高的问题。因此，必须允许将一份或多份对比文件中不同的技术内容组合进行判断。如果这种组合对于普通的技术人员来讲是容易或者说是显而易见的，则该申请不具有创造性。如果这种组合对普通技术人员来讲是不容易或非显而易见的，则申请专利的技术具有创造性。但是，对于对比文件的组合，有如下参考因素：（１）组合的难易程度，即发明所属技术领域的技术人员，将这些对比文件的内容组合在一起构成发明的技术方案是否显而易见。通常情况下，同一篇对比文件不同部分的技术内容的组合不具有创造性。或者是两份对比文件，其中一份是明显参考另一份得出的，这样的两份文件的组合通常也不具有创造性。（２）组合的对比文件是来自相同的、类似的、相近的、还是较远的技术领域，以及对比文件的质量。如一份对比文件的技术内容同公知的教科书或者标准字典的内容进行的组合，或者一份对比文件的技术内容同发明所属技术领域中的惯用手段进行的组合通常不具有创造性。但如果两份对此文件均是发明专利文献，且一份来自于机械领域，一份来自于电学领域，参考这样两份对比文件作出的发明，其创造性的几率应当高许多。（３）需要组合的对比文件数量。创造性和对比文件的数量有一个反比的关系，即对比文件越多，其创造性的几率反而越高。比如某一发明是参考了六篇发明专利文献后，从六篇文献中各提取了一些技术内容而完成的发明创造，则恰恰说明其完成该发明是不容易的，应当具有创造性。当然，是否可以一定比例的数量关系来机械的判断创造性呢？如两篇以上具有创造性，两篇以下不具有创造性，显然是不行的。具体到个案，到底以几篇对比文件为准，要具体情况具体分析，仍要以是否构成非显而易见为标准。

3、如果某一独立权利要求具有创造性，其从属权利要求也应当具有创造性（‚真从属‛情况下）。原因是独立权利要求概括的更宽，相对于从属权利要求是更为上位的概念。从逻辑上来讲，如果上位的概念具有创造性，则下位的概念更应当具有创造性。当然，条件是从属权利要求是‚真正的‛从属权利要求，而不能仅仅是形式上的从属权利要求。假设一块全自动机械手表为专利保护的独立权利要求，而带有星期和日历功能的全自动机械手表是从属权利要求。如果经审查员的检索和创造性判断，认为独立权利要求具有创造性，那么，带有星期和日历功能的全自动机械手表应当更有创造性。但是，如果仅仅是形式上的从属权利要求，如独立权利要求是全自动机械手表，而从属权利要求是带有星期和日历功能的石英手表，基于机械手表和石英手表之间不具有从属关系，故全自动机械手表具有创造性不等于石英手表也具有创造性。需要注

意的是，从属权利要求具有创造性，是指相对于现有技术，而不是相对于独立权利要求。即如果独立权利要求具有创造性，其从属权利要求应当也具有创造性。但如果独立权利要求后来在无效程序中被无效掉了，从属权利要求是否具有创造性仍要重新判断。当然，在许多情况下，从属权利要求相对于独立权利要求也应当具有‚创造性‛。如果是这样，在无效程序中，独立权利要求被无效掉以后，从属权利要求往往会被无效合议组认定具有创造性。尽管在专利审查程序中，审查员并不审查从属权利要求相对于其所从属的独立权利要求是否具有创造性。因为从法理上讲，创造性，是与现有技术的比较，而独立权利要求在有效时，并不属于现有技术。只有在独立权利要求被无效后，独立权利要求限定的技术方案属于现有技术后，才存在对从属权利要求进行创造性判断的必要。

注:审查指南第2部分第4章第2.4节

（查阅讲座全文请搜索‚专利知识讲座韩晓春‛）