浅谈确认不侵犯商业秘密案件的诉讼思路

知识产权确认不侵权纠纷是近年来出现的新型知识产权诉讼案件。通常认为，确认不侵权纠纷是指利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为权利人提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。从司法实践中看，此类纠纷主要涉及确认不侵犯专利权纠纷、确认不侵犯注册商标专用权纠纷、确认不侵犯著作权纠纷三类案件。最高人民法院在《民事案件案由规定》中明确将“确认不侵权纠纷”作为案由，并列举出上述三类具体的知识产权确认不侵权纠纷案由。

虽然，知识产权确认不侵权纠纷案件在全国一些法院已经有过判例，但总体数量并不多，而现有的这些判例中又大多集中在上述三类确认不侵权案件中。关于确认不侵犯商业秘密纠纷案件的审理则鲜为所见，但这并不意味着此类案件不重要。恰恰相反，确认不侵犯商业秘密纠纷案件因其自身的特点和数量的增加，及其存在的问题，需要我们予以更多的关注。

1、确认不侵犯商业秘密纠纷案件产生的法理依据

确认不侵犯商业秘密纠纷是指受到来自特定商业秘密权利人侵权威胁的行为人，以该商业秘密权利人为权利人提起的，请求确认其有关行为不侵犯该商业秘密的诉讼。司法实践中，行为人受到了来自特定商业秘密权利人的侵权威胁，但权利人并未在合理期限内依照法定程序请求解决有关争议，此时行为人便可以提起此类诉讼。

确认不侵犯商业秘密纠纷案件有其存在的现实意义和法理依据。首先，此类案件可以防止商业秘密权利人的滥诉行为，杜绝权利人的权利滥用，促使权利人正当、合理地行使权利。其次，可以使被控侵权人的知识产权得以稳固，特别是对于商业秘密来说，因其内容不为公众所知悉，更容易使公众对被控侵权人的技术权属产生动摇。消除被控侵权人知识产权的不稳定状态，以利于企业更好的投入生产经营，是此类案件存在的最主要原因。最后，此类案件有利于节约行政、司法资源，避免因权利人滥用权利而导致大量行政、司法资源的浪费，从而使各方利益尽快得以平衡。

2、确认不侵犯商业秘密纠纷案件的案由选择

由于最高人民法院颁布并于2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》中列举了请求确认不侵犯专利权纠纷、请求确认不侵犯商标权纠纷、请求确认不侵犯著作权纠纷，并不包括请求确认不侵犯商业秘密纠纷，即在请求确认知识产权不侵权的四级案由中并无确认不侵犯商业秘密纠纷。因此，在司法实践中，各地法院对此类案件分属何种案由态度不一。有人认为应当以第三级案由，即“确认不侵权纠纷”予以受理，但也有人认为，此类案件因为没有明确的第四级案由，应当不予受理。

从司法实践来看，北京市第一中级人民法院曾经受理过一起确认不侵犯商业秘密纠纷案件，并进行了审理，认定被警告人的现有证据尚不能证明其未侵犯权利人的商业秘密，因此，从实体上驳回了被警告人的诉讼请求。但此案二审阶段，北京市高级人民法院却从程序上驳

回了被警告人起诉，认为此案不属于我国民事诉讼法规定的诉讼，人民法院并无相应的法律依据予以受理，故一审法院不应受理。上海市第二中级人民法院受理的原告上海华明电力设备制造有限公司诉被告贵州长征电气股份有限公司确认不侵犯商业秘密纠纷一案【案号：(2008)沪二中民五(知)初字第108号】，法院在审理后以“最高人民法院2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》中列举了请求确认不侵犯专利权纠纷、请求确认不侵犯商标权纠纷、请求确认不侵犯著作权纠纷，并不包括请求确认不侵犯商业秘密纠纷，故原告提起请求确认其不侵犯被告的商业秘密诉讼，不属于人民法院受理民事诉讼的范围”为由裁定驳回了原告起诉。此后，原告不服上诉至上海市高级人民法院【案号：(2008)沪高民三(知)终字第159号】，上海市高级人民法院审理后认为：《民事案件案由规定》中是否存在相应的案由不能作为人民法院是否受理相关民事诉讼的条件之一。依据《民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，被上诉人认为上诉人侵犯其商业秘密，并明确将向法院提起相关诉讼，故上诉人与被上诉人之间就上诉人是否侵犯被上诉人的商业秘密存在争议。上诉人提交的初步证据表明被上诉人在相关媒体上发表上诉人涉嫌侵权的相关言论，被上诉人又未在合理期限内提起相应的民事诉讼，给上诉人的正常生产经营活动造成了不良影响，上诉人与本案有直接的利害关系;上诉人在起诉中，有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;本案属于法院受理民事诉讼的范围和原审法院管辖。因此，原审法院对本案应当予以受理。

可见，司法实践中确认不侵犯商业秘密纠纷案件由于未有明确的第四级案由规定，从而导致立案困难重重，但目前的主流意见应认为该类案件属于人民法院民事诉讼的受案范围，人民法院应当受理。

3、确认不侵犯商业秘密纠纷案件的受理条件

确认知识产权不侵权纠纷案件最早是在江苏省南京市中级人民法院受理的国内确认不

侵权之诉第一案——苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案中确立起来的。该案被警告人苏州龙宝生物工程实业公司诉称：2000年8月31日常州市专利事务所向被警告人的经销商发函告知被警告人生产的龟蛇粉涉嫌侵犯权利人苏州朗力福保健品有限公司ZL97106310.9号专利的发明方法，导致经销商停止销售被警告人的产品，造成被警告人的经济损失，而被警告人认为其生产产品的配方及制备方法与权利人的专利发明不相同，并不构成对权利人ZL97106310.9号发明方法专利的侵犯，故诉请法院依法确认被警告人生产的龟蛇粉所采用的“龟蛇粉和蛇粉组合物及其制备方法”与权利人ZL97106310.9号专利发明不相同。对于本案是否属于人民法院受理范围，一审法院存在很大争议，故经江苏省高级人民法院上报到最高人民法院。

最高人民法院在此案的批复【(2001)民三他字第4号】中明确：由于权利人苏州朗力福保健品有限公司向销售被警告人苏州龙宝生物工程实业公司产品的商家发函称被警告人

的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售被警告人的产品，使得被警告人的利益受到了损害，

被警告人与本案有直接的利害关系;被警告人在起诉中，有明确的权利人;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。同时，最高人民法院还认为：被警告人向人民法院提起诉讼的目的，只是针对权利人发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张权利人的行为侵权并追究其侵权责任。以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。由此，知识产权确认不侵权纠纷案件在我国司法实践中正式确立。

此后，各地法院先后对此类案件予以受理。例如：2003年北京市第一中级人民法院受理的中国社会科学出版社就其出版的“彼得兔系列图书”诉英国费德里克沃恩公司请求确认不侵犯商标权纠纷案;2003年10月，石家庄市中级人民法院的受理石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵犯外观专利权纠纷案;2004年底，郑州市中级人民法院受理的郑州市鸿远保健品有限公司诉上海康麦斯保健品有限公司请求确认不侵犯商标权纠纷案;2004年12月，江苏南通市中级人民法院受理的奥斯拉姆公司诉南洋灯泡公司确认不侵犯商标权案;2005年，广西柳州市中级人民法院受理的中山市珠江饮料厂有限公司诉天丝医药保健有限公司、红牛维他命饮料有限公司确认不侵犯商标专用权案;2006年，安徽合肥中级人民法院受理的奇瑞汽车有限公司诉赵某确认不侵犯专利权案;2008年，上海市第二中级人民法院受理的上海华明电力设备制造有限公司诉贵州长征电气股份有限公司确认商业秘密不侵权纠纷案等。

但上述几起案件大多集中在确认不侵犯专利权、商标权这两种类型，对于确认不侵犯商业秘密类案件比较少见，最高人民法院《民事案件案由规定》中也未列入确认商业秘密不侵权纠纷这一案由。这可能是因为商业秘密较之其他知识产权，比如专利、商标、著作权，处于保密状态，不具有为公众知悉的条件，无法在确认不侵权案件中进行侵权特征的比对。然而，综合最高人民法院的批复精神以及上述几起案件的受理情况来看，确认不侵犯商业秘密纠纷可以作为一类案由，此类案件应当依法受理。从司法实践来看，法院受理此类案件的条件除应符合我国《民事诉讼法》第108条规定的标准外，还应当符合以下要件：

(1)权利人向被警告人发出了侵权警告

侵权警告是被警告人受到侵权威胁的标志，也是被警告人权利不稳定的开始和诱因。侵权警告在确认不侵权案件的受理中是必不可少的。侵权警告的方式可以有多种，比如向被警告人发出警告函;向不断向相关部门投诉、举报;向法院起诉后又无故撤诉;向媒体或公众散播所谓的侵权事实等。这些都可以视为是一方向另一方发出的侵权警告。

(2)被警告人应当是受到商业秘密侵权警告影响的人

所谓“受到商业秘密侵权警告影响”是指受到来自商业秘密权利人的侵权指控威胁、警告、投诉或举报，而使自身权利遭遇不稳定，对生产、生活造成不利影响。被警告人可以是生产商，也可以是销售商或其他中介组织等利害关系人，只要其生产、生活受到商业秘密侵

权警告影响的人都可以是被警告人，进而成为确认商业秘密不侵权案件中的原告。权利人是具体发出侵权指控威胁、警告、投诉或举报的人，他可以是真正的权利人(商业秘密的权利享有者或合法使用者)，也可以是表面上的权利人(即不真正享有商业秘密权利但谎称享有权利者)。

(3)被警告人经书面催告权利人行使权利，权利人怠于行使

当被警告人收到来自于权利人的侵权警告后，如自认为不侵犯权利人的商业秘密，应当向权利人发出书面催告，要求权利人及时行使权利。权利人在收到书面催告后怠于行使权利，不向行政机关、司法机关或通过其他合法途径寻求救济。至于在何种情形下构成“怠于行使权利”，相关法律并无明确规定。最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条认为：权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。该司法解释虽然是针对确认不侵犯专利权诉讼，但可以作为重要的参考，应用于确认不侵犯商业秘密纠纷案件中。即只要权利人收到书面行使权利的催告之日起一个月内或者书面催告发出之日起二个月内，没有撤回警告也未提起诉讼，则可以认为权利人“怠于行使权利”。

(4)被警告人的生产经营因侵权警告受到不利影响

这主要是由于权利人在发出侵权警告后迟迟不采取进一步行动解决侵权纠纷，从而导致被警告人方的相关权利陷入不稳定状态。这其中包括：警告函发出后未在合理时间内寻求司法救济;向相关部门投诉后暂未做出处理决定;向人民法院起诉后又无故撤诉并仍坚持侵权主张;不断向公众和媒体散播所谓侵权事实等。上述行为都可以导致被警告人方的权利处于不稳定状态。

有些法院认为：如果权利人已经向行政执法部门投诉要求查处，此时被警告人应当等待行政裁决的作出，通过行政程序来解决问题，而不应当向法院提起此类诉讼。上述观点值得商榷，因为行政程序与司法程序是两条并行的程序，两者审查的客体不尽相同，不应相互干扰。确认不侵权诉讼的目的就是要限制权利人不当行使权利的行为，保护被警告人的合法权益，使被警告人的权利尽早得到稳固。如果法律只赋予权利人通过行政程序或司法程序解决侵权问题，而限制被警告人在行政裁决作出之前主动采取措施消除权利不稳定状态，那么对被警告人来讲是不公平的。

基于上述权利的不稳定，导致被警告人生产、生活受到不利影响。这种影响可以是被警告人因此而受到损失，包括直接损失和可以遇见的间接损失，比如：导致客户流失、商业谈判中断、经销商退货、生产停滞等，也可以是被警告人的生产经营因此遭遇不确定的损害风险，比如：被警告人在拟发行股份上市期间，会因侵权诉讼的提起而中断上市进程等。如果被警告人的生产经营未受到不利影响，则请求确认不侵权的诉讼也就失去了意义。

以上四点是确认商业秘密不侵权案件受理时应着重考察的条件，凡符合上述条件的案件人民法院应当依法予以受理。因《民事诉讼案由规定》中未列确认商业秘密不侵权纠纷案由，实践中可以上一级案由，即以“确认不侵权纠纷”案由作为替代。

4、确认不侵犯商业秘密纠纷案件的管辖

确认不侵犯商业秘密纠纷案件的管辖问题是此类案件的又一个难点。因为此类案件从属于确认不侵权纠纷，从目前国内的判例来看，我国已经基本明确了确认不侵权纠纷案件的管辖原则——侵权行为地或权利人住所地人民法院管辖。

最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知【(2004)民三他字第4号】中认为：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”即确认不侵权纠纷可以适用侵权行为地或权利人住所地人民法院管辖。

北京市高级人民法院在审理确认不侵犯“彼得兔”商标管辖权异议一案中认为：“确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵犯而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷……”可见，“确认不侵

权之诉”属于侵权类诉讼，适用侵权行为地或权利人住所地法院管辖的原则，在司法实践中是得到确认的。

这里要说明的是，上述“侵权行为地”是指知识产权的侵权行为地，即商标、专利、著作权、商业秘密的侵权行为地，而并非权利人发出侵权警告行为之地。由于此类型案件都是被警告一方作为原告提出诉讼，故大多都选择对自己有利的管辖。如被警告人和权利人双方住所地在同一地区，则选择权利人所在地或侵权行为地法院管辖并无区别。如若被警告人和权利人双方住所地并不在同一地区，那么被警告人多数选择侵权行为地法院管辖，因为这实际上是由被警告人(原告)住所地法院进行管辖，避免了因到权利人住所地法院诉讼而支出的诉讼成本及诉讼风险。

有学者认为：被警告人(原告)住所地管辖的原则与民事诉讼法有关管辖的规定相背，对此类案件不应由被警告人(原告)住所地法院管辖。这种观点并不正确，因为确认不侵权纠纷案件不是直接适用被警告人(原告)住所地管辖原则，它适用的只是侵权行为地法院管辖原则，只是由于侵权行为地与被警告人(原告)住所地巧合为同一地，才使得管辖法院与被警告人(原告)住所地法院为同一法院。另外，由于权利人的侵权警告威胁主要是针对被警告人(原告)

实施，被警告人(原告)的不利影响和损失也大多在被警告人(原告)住所地发生，因此，被警告人(原告)在自己住所地法院提起确认不侵权诉讼，以消除不利影响，达到权利稳固的目的并无不当。上海市高级人民法院在上诉人(原审被告)贵州长征电气股份有限公司与被上诉人

(原审原告)上海华明电力设备制造有限公司确认商业秘密不侵权纠纷管辖权异议民事裁定

中认为：被上诉人诉称并提供起诉证据材料表明，上诉人多次向国家机关举报被上诉人侵犯其商业秘密，并在相关媒体上发表涉嫌侵权的相关言论，给被上诉人的正常生产经营活动造成不良影响，遂提起确认不侵权诉讼，属于侵权类案件。上诉人对外发表言论称，被上诉人生产了涉嫌侵犯其商业秘密的产品，原审法院据此将被上诉人住所地视为“侵权行为地”并无不当。遂认定被上诉人(原审原告)所在地的人民法院可以管辖此案。

5、律师代理确认商业秘密不侵权案件的思路

律师应当从知识产权确认不侵权案件的实质和目的出发来分析该类型案件的代理思路，具体涉及以下几个问题：

(1)知识产权确认不侵权案件的实质是解决侵权与否的问题

知识产权确认不侵权诉讼一般是指利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为权利人提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。确认不侵权纠纷实质上属于侵权类纠纷，这在最高人民法院的批复中早有体现。

最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知【(2004)民三他字第4号】中认为：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”

这说明，确认不侵权纠纷案件与侵权类纠纷案件的性质相同，它们所要解决的问题都是要求法院判定被警告人的行为是否构成对权利人知识产权的侵犯。这两类案件实质上是殊途同归，换言之，法院审理的只是案件本身的“侵权与否”问题，至于原、权利人双方是谁提起何种类型的诉讼并不重要。

司法实践中，如一方提起侵权诉讼，另一方提起确认不侵权诉讼，则在先之诉吸收在后之诉合并审理。如一方提起确认不侵权诉讼并已由人民法院判定不侵权，则另一方再提起侵权诉讼时，法院应当不予受理。如一方提起侵权之诉并已由人民法院作出判决，则另一方再提起确认不侵权诉讼时，法院也应当不予受理。由此可见，无论是侵权诉讼还是确认不侵权诉讼，其所要解决的问题是基本上同一的，即“是否构成侵权”，两类诉讼之间存在着一定的制约关系，即其中一类诉讼的结果一旦确定，也同时宣告另一类诉讼的结果已经确定。法院审理这两类诉讼时应注意相互协调，避免两者结果出现矛盾。

(2)对知识产权客体的侵权比对并非审理确认不侵权案件的唯一模式

在知识产权确认不侵权案件的审理中，法院一般是将原、权利人的知识产权客体进行比对，以此来判定被警告人的行为是否构成侵权。这当然是审理此类案件的优选模式，但并非唯一模式。如果法院仅局限于采取此种模式审理确认不侵权案件的话，那么显然对被警告人的权利保护不利。

前已述及，知识产权确认不侵权案件的实质是解决侵权与否的问题。因此，所有在侵权诉讼中权利人可以使用的不侵权抗辩理由均可以作为在确认不侵权诉讼中被警告人要求法

院确认不侵权的理由。比如：专利侵权纠纷中的现有技术抗辩、先用权抗辩;商标和著作权侵权纠纷中的合理使用抗辩;商业秘密侵权纠纷中的反向工程抗辩、公知信息抗辩等等，都可以在确认不侵权纠纷中作为被警告人的理由要求法院作出确认不侵权的判决。

所以，在知识产权确认不侵权案件中，应当允许被警告人使用在侵权案件中权利人可以运用的所有不侵权抗辩理由来对抗侵权警告威胁，并可以要求法院以此作出不侵权的判决。只有这样才能更好地保护被警告人的合法权益，同时也更加符合确认不侵权案件受理的初衷。

(3)审理商业秘密确认不侵权案件不必以知晓权利人的商业秘密为前提

众所周知，由于商业秘密的不公开性导致审理确认不侵犯商业秘密纠纷案件与审理确认不侵犯专利权纠纷、确认不侵犯商标权纠纷、确认不侵犯著作权纠纷案件有所不同。这个不同主要体现在审理确认不侵犯商业秘密案件时，如权利人(被告)拒不提供自己的商业秘密信息，则法庭就无法进行侵权客体的比对。但这种不同仅仅是表面上的不同，其实质都是要对“侵权与否”的问题进行解答。所以，从这个角度来说，审理确认不侵犯商业秘密纠纷案件与审理其他知识产权确认不侵权案件的思路和模式都是一样的。

在商业秘密确认不侵权案件中，如被警告人有证据证明其技术信息或经营信息有合法来源，例如：通过反向工程获得，或有证据证明其技术信息属于公知技术，那么即便这些信息与权利人的商业秘密相同，也不能认定侵权成立，这是商业秘密权利的非排他性所决定的。所以，被警告人是否知晓权利人的商业秘密，权利人是否愿意向法庭提交其商业秘密，被警告人的技术信息或经营信息与权利人的商业秘密是否相同均不重要，重要的被警告人提交的证据是否能够说明其使用的信息来源合法。只要被警告人的信息有合法来源，那么法院就应作出不侵权的判决。

(4)最高人民法院对审理确认商业秘密不侵权案件的意见

根据最高人民法院于2009年4月21日发布的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第13条规定：“……继续探索和完善知识产权领域的确认不侵权诉讼制度，充分发挥其维护投资和经营活动安全的作用。……探索确认不侵犯商业秘密诉讼的审理问题，既保护被警告人的合法权益和投资安全，又防止被警告人滥用诉权获取他人商业秘密。”

由此可见，最高人民法院充分鼓励各级法院积极探索确认不侵犯商业秘密诉讼的审理问题。“探索”就是要推陈出新，就是要从确认不侵权诉讼制度设立的目的和原则出发，保护好“被警告人的合法权益和投资安全”。与此同时，最高人民法院也认为，在审理此类案件过程中，要“防止被警告人滥用诉权获取他人商业秘密。”这说明，最高人民法院并不希望

强制要求权利人提供其商业秘密进行侵权比对。那么，在权利人不提供其商业秘密供法院进行侵权比对的情况下，法院将如何“保护被警告人的合法权益和投资安全”呢?这是值得我们深思的问题。

“既保护被警告人的合法权益和投资安全，又防止被警告人滥用诉权获取他人商业秘密”是最高人民法院对各级法院探索审理确认不侵犯商业秘密诉讼所提出的原则和要求。如何权衡原、权利人双方的利益，这需要各级法院具备创新的勇气。

基于确认不侵犯商业秘密纠纷案件存在的现实意义，各级法院在受理此类案件时应当与其他类型的确认不侵权纠纷同等对待，不应对确认不侵犯商业秘密纠纷案件的受理给予过高限制。为此，司法系统应从上到下采取以下措施：

首先，最高人民法院应当尽快作出司法解释，明确指出确认知识产权不侵权纠纷应当包括对商业秘密的确认不侵权。现阶段，最高人民法院仅仅在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中对确认不侵犯专利权纠纷案件的相关要件进行了明确，但对其他确认不侵权案件尤其是确认不侵犯商业秘密案件的受理条件、管辖法院、审理程序等都未有规定。这在一定程度上造成各地法院在此类案件上的观点各异。

其次，各级人民法院应有创新精神，提出新的问题，想出新的办法，不应拘束于现有规定。不应被动地遵守规章制度，而应主动地发现研究新问题，从而通过合法程序来推动此类

案件的审理。这当然不是要各级法院创造判案，但是，法官和律师至少应是新类型案件的推动者。

第三，各级人民法院应当认真研究确认商业秘密不侵权纠纷案件审理的可行性方案。做到既保护被警告人的正常经营活动，使其免受侵权警告的困扰，又不能因审理此类案件造成商业秘密权利人的利益受损。

综上所述，确认商业秘密不侵权案件尚待我国各级法院及广大知识产权律师进行大胆地探索，只有从该类型案件的实质和目的出发，合理地平衡被警告人与权利人双方的利益，才能够很好地解决这类案件中的难点问题。