从案例看在先权利与商标权冲突问题 (20120227)

从案例看在先权利与商标权冲突问题

“商标抢注”一直是最近几年比较热门的话题，从西门子公司在德国抢注“海信”的商标，到国内的“刘老根”商标权之争，再到国内外众多演艺明星的姓名在被大量注册为商标，“商标抢注”一直为国人所关注，尤其是近一段时间，美国著名篮球运动员Michael Jordan 与乔丹体育股份有限公司就“乔丹”商标侵犯其姓名权案件再一次将公众的视线吸引到了“商标抢注”以及在先权利与商标权冲突的问题之上。

需要说明的是，“商标抢注”并非一个准确的法律概念，同时因为我国商标权的取得是采用申请在先原则，“商标抢注”也不一定是违反我国法律规定的行为。我国《商标法》第3条明确规定：经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律的保护。也就是说，我国的商标取得是以申请注册为依据，谁最先申请注册，商标专用权就属于谁，推行这一制度的结果必然会为“商标抢注”行为提供法律上的可行性和实践中的必然性。但是并非所有的“商标抢注”行为都会被认定为合法，我国商标法第三十条便规定，对初审公告的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可以提出异议。同时第四十一条进一步规定，权利人认为自己的商标被他人恶意抢先注册的，可以自该商标注册之日起5年内，向商标评审委员会申请撤销。至于对抗不当“商标抢注”的理由，主要包括：1）商标申请损害了他人现有的在先权利；2）侵犯了驰名商标权；3）属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标等。本文中笔者将结合案例专门就商标申请侵犯他人在先权利的问题进行分析。

一、在先权利与商标权冲突处理的相关法律规定

在进行案例分析之前，笔者总结了在先权利与商标权冲突的相关法律法规。

首先，我国2001年实施的《商标法》第九条和第三十一条对在先权利的运用作出了明确规定。其中，第九条规定：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。第三十一条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。但是尽管存在上述原则性的规定，《商标法》却没有对在先权利的具体内容作出说明。

为了规范商标权与企业名称等权力冲突问题的管辖问题，最高人民法院于2008年2月颁布《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，该规定第一条指出，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当

受理。该规定首次在司法层面列举了在先权利应当包括著作权、外观设计专利权、企业名称权等。2010年4月，最高人民法院又颁布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，该意见指出了人民法院在审理商标确权争议中应当把握的基本原则，要求法院对于尚未大量投入使用的诉争商标，可适当从严掌握商标授权确权的标准，充分考虑消费者和同业经营者的利益，有效遏制不正当抢注行为，该意见进一步指出，商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予“在先权利”保护。

除了上述法律法规以及司法解释之外，国家工商行政管理局在1999年还颁布过《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》，该意见同样就商标权与企业名称相冲突的处理方式进行了规定。

从近几年的司法实践上看，通常因“商标抢注”被侵犯的在先权利除了前述司法解释中已经明确指出的著作权、外观设计专利权、企业名称权外，还包括自然人姓名权、肖像权等人身权。以下笔者将引用相关案例，分别就各种类型的在先权利与商标权的冲突问题，分别进行分析。

二、商标权与著作权的冲突

案例：在广东新明珠陶瓷集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案中（案号：(2010)一中知行初字第2818号），第三人苏益和注册了“萨米特SUMMIT 及图”商标（以下简称被异议商标），但广东新明珠陶瓷集团有限公司（以下简称新明珠公司）认为被异议商标损害了引证商标许可使用人佛山市萨米特陶瓷有限公司的在先的商号权，同时损害了其在先享有的著作权，为此新明珠公司向商标局提出异议。

北京市第一中级人民法院在审理该案中认为：新明珠公司向商标评审委员会提交了引证商标注册证、委托设计证明、盖有公司公章的设计手稿，在无相反证据的情况下，上述证据已经足以证明在被异议商标申请注册之前，新明珠公司已获得引证商标标识的著作权，并通过商标注册的形式予以公布，社会公众已可接触到引证商标标识。现被异议商标标识与引证商标完全一致，侵犯了新明珠公司的在先著作权。商标评审委员会在评审过程中未对证据中的设计手稿予以评述，并据此认定被异议商标未损害新明珠公司在先著作权的结论，缺乏事实及法律依据。故此，北京一中院支持了新明珠公司的诉讼请求。

从以上案例可以看出，以商标权侵犯在先著作权提出商标异议或撤销申请，其关键点在于如何举证异议（或撤消）申请人在商标申请日之前其对该图案或文字已经具有了著作权。按照谁主张谁举证的原则，司法实践中异议（或撤消）申请人必须主张其具有在先的著作权，

此方面比较常见的证据有：委托设计合同、设计底稿、设计过程中设计人与委托人之间的设计思路沟通材料等等。当然，如果在作品完成后曾进行过著作权登记，则著作权登记证书更具有证明力。也因为前述原因，笔者认为对于具有独创性的图形标志，在进行商标登记的同时，还可以进行一个图形（美术作品）的著作权登记，在此情况下即使商标没有进行全类注册，在一定程度上也可以防止他人在不同的商品类别上将该图形抢注为商标。

三、商标权与外观设计专利权的冲突

案例：在广西源安堂药业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案中（(2010)一中知行初字第488号），阳江市金辉煌日化有限公司（简称金辉煌公司）申请了“肤阴洁FUYINJIE”商标，广西源安堂药业有限公司（简称源安堂公司）向商评委提出争议申请，其申请理由之一为争议商标构成对其在先的外观设计专利权的损害。

北京市第一中级人民院认为，判定注册商标是否损害了他人的外观设计专利权，应以该商标所核定使用的商品或服务类别与他人的外观设计专利权所使用商品或服务类别相同或类似为前提。该案中，根据源安堂公司提交的相关外观设计专利证书附图所示，该外观设计主要使用在药品外包装上，与争议商标核定使用的空气清新剂商品不属于类似商品；此外，上述外观设计专利权已于2003年11月19日失效。因此安堂公司的主张不能成立。

对于商标权侵犯外观设计专利权的案件，举证相对较为简单，因为外观设计专利必须经过公告、登记后方为有效，只要拿出外观设计专利的登记证书以及相应的公告文本，便很容易确定异议（撤销）申请人对此是否具有在先权利。但是笔者需要说明的是，在判断商标申请是否侵犯外观设计专利权时，必须注意以下两点：

1）外观设计专利在商标申请时必须是合法有效的，即该专利必须在十年的有效期内且按时在缴纳专利费用，若外观设计专利已失效，则不具有在先权利；

2）外观设计专利所使用的物品必须与商标所核定使用的商品相同或构成类似，方可构成在先权利，若两者所使用物品不构成类似，则即使外观设计专利权合法有效且图形完全一致，此时专利权人同样不能以其具有专利权为由阻碍他人注册商标。

四、商标权与企业名称权的冲突

案例：在黄程与国家工商行政管理总局商标评审委员会、中山市安得利制锁有限公司等“安得利ADL”商标行政纠纷案中（(2007)高行终字第592号），中山市利安制锁实业有限公司（以下简称利安公司）申请了“安得利ADL”商标，中山市安得利制锁有限公司（安得利公司）认为“安得利ADL”商标侵犯了其合法在先权利，故提出了商标争议申请。