设计抗辩是否构成专利侵权的法院审查规则

由于我国对外观设计专利申请只进行形式审查，难免会有一些已经进入公有领域的现有设计被授权。为了保护公共利益，现行《专利法》第62条首次对现有设计抗辩制度作出规定：“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”

人民司法·案例

判断外观设计是否属于现有设计应依据一般消费者的认知能力和现有设计公开的内容并考虑现有设计内容对外观设计整体视觉效果的影响进度——郜成与国家知识产权局专利复审委员会、上海玉油贸易有限公司外观设计专利权无效行政纠纷上诉案裁判要旨：无效请求人将网络证据作为证明现有设计的比对文件时，对于网络证据内容及其公开时间实质真实性的认定，应重点考虑无效请求人与网络证据来源主体之间是否存在利害关系，网络证据的形成、存储、删改机制以及网络证据中的图片或照片先行确定现有设计直接公开的内容;依据一般消费者的认知能力和直接公开的内容能够推定出产品其他部分的外观设计的，该其他部分的外观设计也可视为已经公开;同时要考虑公开的内容对外观设计整体视觉效果的影响进度。

案号：一审：(2015)京知行初字第1343号;二审：(2016)京行终747号

审理法院：北京市高级人民法院

法信· 法律依据

1.《中华人民共和国专利法(2008修正)》

第二十三条授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第六十二条在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

2.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第十四条被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

3.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》

第二十二条对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

4.《北京市高级人民法院关于印发<北京市高级人民法院专利侵权判定指南>的通知》

(五)现有技术抗辩及现有设计抗辩

128、现有设计抗辩，是指被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。

129、现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。但是，对于依据2008年修订的专利法实施之前专利法规定申请并获得授权的外观设计专利权，其现有设计应当依据之前专利法的规定确定。

法信· 相关案例

1.外观设计专利侵权判定中，即使被控侵权人未提出现有设计抗辩，也必须考虑现有设计中的惯常设计或者常用设计手法——株式会社普利司通诉浙江杭廷顿公牛橡胶有限公司、北京邦立信轮胎有限公司侵害外观设计专利权纠纷申请案

本案要旨：外观设计专利侵权判定中，即使被控侵权人未提出现有设计抗辩，也必须考虑现有设计中的惯常设计或者常用设计手法。即以现有设计中的惯常设计或者常用设计手法为坐标，找出外观设计专利与惯常设计或者常用设计手法的区别点，考虑这些区别点对整体

视觉效果的影响，在此基础上再运用整体观察、综合判断的方法对二者的整体视觉效果进行比较。

案号：(2010)民提字第189号

审理法院：最高人民法院

来源：2011年中国法院知识产权司法保护50件典型案例

2.外观设计专利侵权案中，被诉人可在二审中提出现有设计抗辩——周亚诉蔡江林侵害外观设计专利纠纷案

本案要旨：同一项外观设计，被控侵权人出示比专利权人申请日稍晚的外观设计专利证书，法官遵循同一发明创造只授一项专利权原则，可以直接否定专利申请日在后的专利权法律效力。一审诉讼程序中被控侵权人未提出现有设计抗辩，而在二审诉讼程序中直接提出现有设计抗辩，法院应当直接进行审查，并作出裁判;如被控侵权人有证据证明涉案专利在专利申请日前有人已公开宣传相同产品，应认定涉案专利属于现有设计，他人使用不构成专利侵权。

案号：(2013)赣民三终字第15号

审理法院：江西省高级人民法院

来源：《人民司法·案例》2015年第22期

3.审查现有技术抗辩是否成立时应注意外观设计专利与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响力——天津威科真空开关有限公司诉天津市智合电器有限公司、洛阳晨诺电气有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

本案要旨：审查外观设计专利侵权案现有技术抗辩是否成立，应考虑被诉侵权设计与现有设计之间是否相同或有无实质性差异，注意外观设计专利与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响力，将被诉侵权设计、现有设计以及涉案专利三者分别比对，并考虑被诉侵权设计是否利用了涉案专利与现有设计的区别点。

案号：(2013)津高民三终字第0017号

审理法院：天津市高级人民法院

来源：《人民法院案例选》2014年第1辑(总第87辑)

4.被控侵权人提出现有设计抗辩，人民法院应当通过比对现有设计与被控侵权设计，先行判断现有设计抗辩是否成立——株式会社岛野诉宁波市日骋工贸有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案

本案要旨：被控侵权人提出现有设计抗辩，人民法院应当通过比对现有设计与被控侵权设计，先行判断现有设计抗辩是否成立，如果抗辩成立，可以在不对比专利设计与被控侵权设计的前提下，直接驳回原告的诉讼请求;如果现有设计抗辩不能成立，人民法院仍需通过比对专利设计与被控侵权设计，确认是否构成相同或相近似，进而认定侵权指控是否成立。

案号：(2010)津高民三终字第0001号