等同原则和禁止反悔原则

【英文标题】Elementary introduction of estop

【作者】李斌

pel in patent tortious adjudication

【关键词】【原文出处】

【唯一标志】335579931

【全文】

浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则

Elementary introduction of estoppel in patent tortious adjudication

李斌

【摘要】禁止反悔原则是专利侵权判断中的一个重要原则，本文在对禁止反悔原则的基本概念、历史渊源以及适用现状进行阐述分析的前提下，对该原则在专利侵权判定的适用及相应的问题进行了研究讨论。【关键词】专利侵权，禁止反言，禁止反悔原则，等同原则

【全文】

一、禁止反悔原则的基本概念

在专利侵权判定中，当字面判断不侵权的情况下，即侵权物与专利权利要求书记载的必要技术特征不一致、有变化的情况下，就要运用等同原则判定是否构成侵权。而在运用等同原则时，常常就会遇到禁止反悔原则的适用。所谓的“禁止反悔”原则就是指：在专利申请的审批过程中，申请人对一专利申请做出的修改和针对专利局审查的通知作出的意见陈述有可能会对起专利权保护范围产生一定限制作用。它体现在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于取专利权保护范围之内的内容重新囊括到起其专利权保护范围之中。

禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而两头

得利。一位德国专利律师形象的将这种策略比喻为“在专利法院无效程序中的温顺小猫出了门就成了勇猛的老虎。”1

禁止反悔是民事诉讼中经常采用的原则，但是在专利侵权诉讼中采用的禁止反悔原则是有其独特的特点的。为了便于区别，美国将专利侵权诉讼中的禁止反悔原则称为“审批过程导致的禁止反悔”（pr osection history estoppel）.但是，按照禁止反悔原则构成要件的要求：首先，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺必须是书面申明，且已经被记录在专利文档中。其次，专利权人对与已有公知技术相关技术特征的对比，是明确作为区别特征予以申明的。由此可知，禁止反悔原则的使用前提是，必须在专利文档中有明示。那么在适用该原则的时候就要通过查询专利局保存的专利申请案卷。为此，美国过去也将禁止反悔原则称为“申请案卷导致的禁止反悔”（file wrapper estoppel)。

需要指出的是，禁止反悔原则在许多国家的专利诉讼中得到了广泛应用。在我国，一些法院和专利行政部门在专利侵权纠纷案件的审判和处理实践中都已经作出了一些适用禁止反悔原则的判例，而在《专利法》第三次修改草案中，增加了A9条，明确的规定了禁止反悔原则，这表明禁止反悔原则已经得到了我国的认可。

二、禁止反悔原则的历史渊源

禁止反悔原则在其发展渊源来看，实际上是英美法系中的“禁止反言”原则在知识产权法中立地生根后，与专利法相结合的产物。禁止反言（doctrine of estoppel)，也可以称之为“允诺禁反言”，又称允诺后不得翻供或不得自食其言，是指根据诚信原则，允诺人所作的赠与的允诺或无偿的允诺具有拘束力，而须加以强制执行。该原则是英美合同法为确定合同责任而发展起来的概念。19世纪末，在英美两国进入垄断资本主义阶段，人们开始关注分配正义及道德的关系，从而，以公正价值和诚信原则为支撑的“允诺禁反言”原则向抽象的契约理论发起了挑战，打破了英美古典的对价理论中心理论，旨在强制执行无对价的允诺，并在20世纪逐渐成为与对价原理同等重要的契约责任理论。

早在15世纪，英国大法官法庭即认为如果一个允诺人致使受诺人改变了其地位，则允诺人有道德上的义务去履行其允诺，因为对允诺人履行其义务的期望符合社会的总体利益。但是由于受法院对对价的严格限制，该原则直到20世纪40年代还没有手到重视。英国确立“允诺禁反言”原则的典型判例是19 47年丹宁大法官（Lord Denning）所作的高树案（High Tress）判决2。此案中，原告于1937年将其公寓全幢租与被告，年租金2500英镑。被告遂将此公寓分租出去。但1939年二战爆发，被告承租的公寓大部分闲置，因而在1940年原告同意被告请求将年租金减少一半。1945年二战结束，被告承租的公寓客满。原告因此要求被告自1945年公寓客满后补缴租金。丹宁法官判决原告胜诉，其判决结果是：自1945年后租金可请求全部给付，自1939年至1945年间少付的租金则不可请求。在该案例中，丹宁法官确定了“允诺禁反言”原则，即“如债权人对债务人表示接受少数数目以清偿较大数目之债务，经债务人业已依约履行，纵债务人未给予债权人其他酬劳或对价，此项约定即生效力，禁止债权人再违反先前之允诺。”丹宁大法官在其判决书中阐述，不仅包含了禁止反言的基本要求：允诺、信赖、损害、正义，并且突破了衡平法上禁止反言仅用于对事实的陈述的藩篱，将禁止反言原则首次适用于对未来的承诺，在英国历史上第一次正式赋予了没有对价的允诺以法律拘束力。

允诺禁止反言在美国的确立，也是通过对传统的对价理论的挑战而形成的。根据传统的对价理论，受诺人对允诺发生依赖，在任何情况下对于恩惠性允诺的约束力都不发生影响。1898年美国内布拉斯加州最高法院在里奇兹诉斯科森案中所作的判决，提出了对允诺禁反言原则，该案中，原告的祖父对原告

说：“你不用再工作了，让我来扶养你。”原告在此以后依其祖父的要求辞去了原来的工作。然而其祖父并未履行其诺言。法院判决原告胜诉并指出：原告的祖父希望原告放弃其职业；并且可以肯定，他考虑到他的这一赠与将引起的很可能发生的结果。在此影响下，原告放弃了工作，从而面临困难的处境。此时，如果准许出票人以其允诺没有对价为由而拒绝付款，那显然是不公平的。此所谓不得自食其言规则。这一规则随后受到了那些敢于挑战对价制度的法学家们的热情呵护，终于在1932年被美国《第一次合同法重述》第90条采纳，后发展为《第二次合同法重述》第90条第一项之规定：“若允诺人有理由期望其允诺会引致受诺人或第三人作为或不作为，且其允诺引致了此种作为或不作为，则唯有强制执行该允诺方可避免不公正时，该允诺具有拘束力。因违反允诺而准许的救济可以限制在维护公正所需的范围内。

同时，需要注意的是，禁止反言原则是和民商法上的“公平”和“诚实信用”原则相对应的，而这两个原则在最早被欧洲大陆法条吸收后，逐渐演变出英国古老的民商事领域普通法的“禁止反悔”制度以及衡平法的“可以反悔”制度。就普通法而言，禁止反悔法则不仅适用于“对某个事实作过不真实陈述”的情况，同时还适用于对某个事实作过某中真实的陈述，而且主要适用于后者。专门适用于“不真实陈述”的是另一个法则“misrepresentation”，但是它的适用前提必须包括“对方已经按照陈述者的陈述开始了不可挽回的行动”。与普通法的禁止反悔（estoppel in common law）同时存在的还有很多其他的estoppel, 如：衡平法的“禁止”反悔法则（equitable estoppel），它的翻译原意应为“根据衡平法可以反悔原则”。这个原则是在一百多年前的“约旦诉泊尼”的判例中确立的，它在1947年又被后来的英国上诉法院院长丹宁在“中伦敦财产信托公司诉海特利斯房产公司”中作了进一步的发挥：“只要形势或环境发生了一定实质性的变化，原陈诉人可以反悔”。3 由此可见，普通法上的禁止反悔和衡平法的这种“禁止”反悔都是在公平和诚信用的基本原则上衍生出来的。

三、禁止反悔原则的基本原理

1、在什么情况下适用禁止反悔原则

我们知道，禁止反悔原则是在专利侵权诉讼过程适用的一个普遍原则。那么，如何判断一个专利的专利权保护范围和如何确定是否构成侵权就显得十分重要了。关于专利权的范围确定存在着周边限定原则和中心限定原则两种判断标准。周边限定原则是指在解释权利要求书的时候，只能严格的依照权利要求书的字面含义，任何扩大解释都是不允许的。而中心限定原则者主张在解释权利要求书的时候，以权利要求书陈述的基本内容为中心，向外作适当的扩大解释，在效果上使专利权的范围不限于权利要求书的字面含义，以覆盖专利方案的全部必要技术特征。4 而目前世界多数国家采用的是后者，如：日本《专利法》第七十条：“专利发明的技术性范围，必须基于申请书附加的明细书的请求专利范围的记载做出决定。”德国《专利法》第14条：“保护范围，以专利请求权的内容确定专利与专利申请的保护范围。而以说明书与图示解释专利请求权。”《中华人民共和国专利法》第56条：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”

在上述两种原则的衍生之下，对专利侵权的判断也就同时出现了两种判断原则。一是字面侵权，一是等同侵权。字面侵权又称为相同侵权，它是指被控侵权物与某一专利的要求相比，被控侵权物具备了权利要求中的每一个技术特征。而等同侵权则是指以被控侵权物与某一专利的权利要求相比，被控侵权物不具备权利要求的中的所有技术特征，但二者只要有非实质性的区别，是所属技术领域普通技术人员无须经过创造性的劳动就可以联想到的，实质上是以基本相同的方式，替换专利要求的部分技术特征，