关于“公知常识”的审查意见的答复以及相关问题

关于“公知常识”的审查意见的答复以及相关问题
文/北京集佳知识产权代理有限公司张春水
目前，在专利审查中，在评价发明申请的创造性时，审查员经常采取“由对比文件结合公知常识可以得出本申请权利要求所请求保护的技术方案”的审查意见来否定专利申请的创造性。

由于，现行《专利法》、《专利法实施细则》以及《审查指南》都没有给出“公知常识”的确切含义，所以使得在实践中经常出现审查员、申请人及其代理人对公知常识的认定各执一词、争论不休的现象。

那么当专利代理人接到这种关于“公知常识”的审查意见如何进行答复，如何才能更加有效地说服审查员呢？
一、理论依据
为了更好地答复审查员，首先我们应该了解审查员发出这种审查意见的理论依据。

虽然在《专利法》、《专利法实施细则》以及《审查指南》没有给出“公知常识”的确切含义，但是在《审查指南》中存在多处关于“公知常识”的论述，相关内容摘录如下：
1.《审查指南》第二部分第四章有关创造性的审查部分。

“(3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：
(i) 所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

”
2.《审查指南》第二部分第七章有关检索的内容（关于从属权利要求）。

“3.3 对从属权利要求的检索
对独立权利要求限定的技术方案进行检索，找到了使该技术方案丧失新颖性或者创造性的对比文件的，为了评价从属权利要求进一步限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，审查员还需要以从属权利要求进一步限定的技术方案作为检索的主题，继续检索。

但是，对于其限定部分的附加技术特征属于公知常识范围的从属权利要求则可不作进一步的检索。

”
3.《审查指南》在第二部分第八章有关实质审查程序部分（对公知常识的认定程序和标准进行了规定，以便防止审查员在审查过程中对“公知常识”的滥用）。

“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公
知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

”
根据上述的理论依据，在审查意见中，公知常识一般以与对比文件结合的方式来应用。

在这种审查意见中，公知常识对应于权利要求所请求保护技术方案的一个技术特征，而对比文件公开的其它技术特征，通过公知常识和对比文件的结合来否定权利要求所请求保护技术方案的创造性。

需要注意的是，审查员在结合公知常识对从属权利要求的创造性进行评价时，其字面上一般较少提及对比文件，导致部分申请人认为是审查员单独以公知常识来否定了其从属权利要求的创造性，这是错误的理解。

其实，这种审查意见是引用了评价该从属权利要求所引用的先前独立权利要求时审查员所引用的对比文件，换句话说，其实是通过公知常识结合相应的对比文件来指出该从属权利要求不具创造性。

二、答复策略简介
针对关于“公知常识”的审查意见，如其他关于创造性的审查意见一样，应该仔细研究申请文件以及对比文件，首先确定审查员所引用的对比文件与本申请的权利要求所保护的技术方案的区别技术特征是否正确。

1.如果审查员的论述不正确，也就是说，区别技术特征不仅包括公知常识部分，而且还包括其他的技术特征，则可以和审查员进行争辩，此时不用单独论述公知常识的问题。

2.如果审查员的论述是正确的，其实所述区别技术特征就被审查员认做是公知常识。

在这种情况下，又可以分为两种情况下
2.1审查员指出的公知常识确实是本领域的公知常识，本申请确无创造性。

2.2审查员指出的公知常识确实是本领域的公知常识，但是该公知常识与对比文件的结合不是现而意见的，可以侧重于论述没有结合的启示，与审查员进行争辩。

2.3审查员指出的公知常识不是本领域的公知常识。

在这种情况下，争辩的关键在于如何向审查员证明，其指出的公知常识不是公知常识。

另外，申请人还可以让审查员进行公知常识的举证。

所以，从上面的答复策略上可以看出，如何确定公知常识的范围以及如何认定公知常识是答复这种审查意见的一个关键问题。

下面笔者就谈谈自己对公知常识的范围的一些个人观点。

三、公知常识的范围
关于公知常识的范围，参考审查指南的有关规定，公知常识一般是指公知的教科书或者技术词典、技术手册等工具书披露的解决特定技术问题的技术手段和本领域中解决特定技术问题的惯用手段。

技术词典、技术手册、教科书等能够作为证明公知常识的证据。

具体而言，公知常识是本领域普通技术人员知道或者应当知道的，并能够在所属技术领域实践中熟练运用以解决具体的技术问题，或是相关技术领域的技术人员在解决具体技术问题时最容易想到并运用的技术手段。

笔者认为公知常识具有以下特点：
1、公知常识是本领域普通技术人员实际知道或者应当知道的技术手段，且知晓的途径有多种。

2、本领域普通技术人员在其所属技术领域实践中能够熟练运用该技术手段解决具体的技术问题，并在
一般情况下将其作为首先考虑的技术手段或技术手段之一。

3、为解决相关技术领域的具体技术问题，本领域普通技术人员最容易想到并运用的技术手段。

4、公知常识不存在地域性问题。

公知常识不应以某一特定地区技术人员的技术水平进行判断，一个国家的经济发达地区和不发达地区、内陆地区和沿海地区、发达国家和发展中国家，其对公知常识的判断标准应该是一致的。

5、属于公知常识范畴的技术手段处于一个不断增加、更新的状态，对其时间点的确定有时将会对创造性判断起到主要作用。

上面，笔者就有关“公知常识”的审查意见的理论依据，答复策略以及“公知常识”的范围进行了简略地介绍，希望能够对申请人和专利代理人在答复类似审查意见时有所帮助。

由于笔者水平所限，如果本文存在任何错误或者缺陷，希望各位专家不吝赐教。