专利侵权判断中的禁止反悔原则(专利知识讲座180)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

180、专利侵权判断中的禁止反悔原则

专利侵权判断中的禁止反悔原则在我国专利法中亦未规定，但是在最高法院2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条中规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，该条规定即是禁止反悔原则。比如在专利申请中，申请人表示产品是由材料A制成，并明确排除材料B。而材料B可能是材料A的替代材料。但在该申请授权后，权利人却指控他人使用材料B构成等同侵权。则法院可以依据上述规定，判决被控侵权人不构成侵权，而尽管B材料可能是A材料的等同替代材料。在专利侵权判断中，适用禁止反悔原则已经成为各国通行的作法。理解禁止反悔原则，还应当把握如下两个问题：

1、禁止反悔原则适用的条件，即在什么情况下，才适用禁止反悔原则：

（1）只有侵权行为没有落入字面侵权，并且可能构成等同侵权时，才适用禁止反悔原则。也就是说，假如申请人在审查程序中，以意见陈述的方式，曾经放弃过某一技术方案，但最后该方案又出现在授权公告的权利要求中，则不能适用禁止反悔原则，理由是申请人最后还是选择了权利要求中记载的方案。尽管申请人在审查程序中有反复的情况，但这种“反悔”并未最后成为事实。

（2）如果是应审查员的要求进行的修改，假如审查员的意见是错误的，仍适用禁止反悔原则。如审查员认为申请人权利要求A、B、C不具有专利性，但事实上是具有专利性的。申请人为了获得授权，将权利要求修改为A、B、C’，在授权后，他人实施A、B、C方案，不构成侵权。权利人不能以审查员的意见是错误的为理由而不适用禁止反悔原则。理由是当初如果申请人认为审查员的意见不正确，完全可以通过后续的复审程序、甚至复审诉讼程序来获得救济。申请人并没有坚持自己的意见，只有自己承担该不利的后果了。且在专利侵权诉讼中，审理侵权诉讼的法官将不判断当初审查员的意见是否正确。

（3）申请人在审查程序中的修改或陈述，无论是根据审查员的意见被动进行的，还是申请人主动进行的，均不影响禁止反悔原则的适用。不能狭义的理解只有应审查员的意见进行的修改或陈述才不能进行反悔。

（4）不考虑申请人在审查程序中主动修改的主观动机。除非在审查案卷中存在证据，证明申请人修改并非是出于满足专利性的要求而进行的。否则，应当推定申请人的修改或陈述是为了满足专利性的要求而进行的，应当适用禁止反悔原则。如果案卷中的证据显示，修改与满足专利性无关，则在授权后不应当适用禁止反悔原则。理由是申请人当初放弃的是与专利性无关的内容，不存

在为获得专利权而放弃、而授权后又反悔的问题。

（5）在侵权诉讼中，禁止反悔原则不仅是被控侵权人的抗辩手段，而且也是法院确认保护范围的手段。因此，在诉讼中，法官可以依职权主动审查原告人是否违反了禁止反悔原则。在事实上，多年来处理侵权诉讼的法官亦时常在开庭前先行复制申请人在专利局文档中的相关内容，主动审查是否存在违反禁止反悔的情况。当然，并非每一件专利侵权案件法官均要调取专利文档的复制件，而是只有在不构成字面侵权，而可能构成等同侵权时，才有必要调取专利文档中的复制件。

（6）禁止反悔原则与公知技术抗辩发生竞合时，仍可适用禁止反悔原则。如权利要求的特征是A、B、C’，而侵权产品的特征是A、B、C。在审查程序中申请人放弃了A、B、C方案，而该A、B、C亦属于申请日前的公知技术。授权后专利权人指控他人实施A、B、C构成对其专利的等同侵权。此时，作为被控侵权人一方，可以选择以公知技术抗辩来对抗专利权人，也可以同时以禁止反悔原则来对抗专利权人。而作为法官，在被告以公知技术抗辩的情况下，仍可以主动依职权审查专利权人是否违反了禁止反悔原则。

2、规定禁止反悔原则的理由

（1）准确确定专利权的保护范围。基于申请人在审查或无效程序中，通过修改或陈述意见，为了满足专利性，主要是创造性的要求，放弃了某一项技术方案，该放弃的方案，可能仍是授权方案的等同替代手段，故在进行专利侵权判断时，应当将权利人放弃的技术方案排除在专利保护范围之外。而排除放弃的技术方案的方法，就要适用禁止反悔原则。

（2）限制专利权保护范围超出字面规定太远，平衡权利人和公众的利益。对专利侵权适用等同替代原则，实际保护范围将超出权利要求的字面规定。而禁止反悔原则的适用，则是限制专利权的保护范围超出字面规定太远，以平衡权利人和公众的利益。既然等同原则是法律对于专利权人超出权利要求字面范围的“公差量”，则该“公差量”应当有一个合理的限制，而禁止反悔原则就是这种限制的手段。

（3）维护诚实信用原则。诚实信用原则是民法原则中的“帝王条款”，而对专利侵权适用禁止反悔原则，亦是维护诚实信用原则的表现。如果允许权利人在专利权保护范围问题上违反禁止反悔原则、出尔反尔，则必将破坏诚实信用原则。而坚持禁止反悔原则，不仅可以准确限定专利权的保护范围，同时，也会维护健康的社会经济生活。

总之，在专利侵权判断中适用禁止反悔原则、和适用等同替代原则，是一个问题的两个方面，或者说是手心和手背的关系。适用等同替代原则，就要用禁止反悔原则来限制其“走得过远”。而如果不适用等同替代原则，则也没有必要适用禁止反悔原则，禁止反悔原则就失去了其存在的“土壤”。我国基于专利制度实施的时间不长，在专利法中尚未规定上述两个原则，我们应当借鉴专利制度悠久国家的经验和研究成果，如美国在适用等同替代原则和适用禁止

反悔原则上已经有丰富经验和研究成果，我们该当结合我国的具体情况，尽快总结出适合我国国情的规定，并写入专利法。

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