抵触申请的含义和构成特点专利知识讲座韩晓春

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韩晓春

91、“抵触申请”的含义和构成特点

专利法中没有直接使用“抵触申请”这一概念，“抵触申请”这一概念是人们在学术上对破坏新颖性的第二种情况的概括。专利法第22条规定了新颖性的标准，或者说规定了破坏新颖性的两种情况：一是看申请日（包括优先权日）前是否有人公开，如果申请日前没有人公开，再看在申请日前是否有人提出同样申请并在申请日后公开。对第二种破坏新颖性情况，人们概括为“抵触申请”。抵触申请的含义和对其的理解，在我国专利制度中分为两个阶段：第一阶段是从1985年开始，到2009年10月1日第三次修改的专利法生效，第二个阶段是从2009年专利法开始到现在。或者说，第三次修改的专利法，对抵触申请的内容进行了修改。

1985年专利法第22条第2款规定“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

2009年专利法第22条第2款规定“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。第二十三条规定“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。

比较1985年和2009年专利法的规定，对抵触申请的修改有两处：一是由构成抵触申请的申请人仅限于他人，修改为还包括申请人自己，二是明确规定了外观设计专利申请也存在抵触申请。基于2009年以前的专利法没有规定外观设计存在抵触申请，遇到抵触申请的情况，审查指南是以先申请原则来处理的（注）。对抵触申请，可以从下图中理解：

概括起来，抵触申请有如下构成或特点：

1、在先申请人可以是他人，也可以与在后申请是同一人，这是2009年专利法的修改内容；

2、先后两个申请可以均是发明专利申请，或者均是实用新型专利申请，也可以在先是发明专利申请，在后是实用新型申请，或者反过来。同时，先后申请也可以是外观设计申请。但外观设计申请不可以作为发明或实用新型的抵触申请，发明或实用新型也不可以作为外观设计的抵触申请。原因是发明和实用新型保护的客体均是技术方案，可以互为抵触申请。而外观设计保护的客体是具有美感的产品外观的设计方案，基于客体不一样，不存在重复授权的可能，故不能互为抵触申请；

3、抵触申请既可以是驳回的理由，也可以是无效宣告的理由。我们假定上图中在后申请尚未授权时，在先申请在B点公开了，这时，审查员可以专利法第22条作为驳回在后申请的理由，即抵触申请可以作为驳回的理由。如果在后申请已经授权了，即在先申请是在C点公开的，这时，在先申请仍构成在后申请的抵触申请，无效请求人可以抵触申请为理由宣告在后申请（已经授予的专利权）无效。当然，对于实用新型和外观设计而言，主要是无效的理由，因为实用新型和外观设计不进行实质审查，在申请阶段很难发现抵触申请的存在；

4、抵触申请必须是申请日（有优先权日的，包括优先权日）前提出的申请，并且公开在申请日后（包括优先权日或申请日当天公开）。理由是，如果在优先权日或申请日前就公开了，就属于现有技术而谈不上抵触申请了。但如果在先申请是在本申请的优先权日或申请日当天公开，仍不构成现有技术，只能构成抵触申请。

5、在先申请必须是本国申请，如果是外国在先申请，不构成抵触申请。理由是：外国就相同内容先提出申请，如果在本国申请的申请日前公开，就属于现有技术了。如果没有在本国申请日前公开，就不应当破坏本国申请的新颖性，根据巴黎公约规定的专利独立原则，本国仍可以对在后申请授予专利权。但同时也意味着，在中国授权的专利技术，相对于外国申请可能是在后申请，如果通过巴黎公约或者PCT程序进入相关的外国，可能要被驳回或无效；

6、抵触申请包括通过巴黎公约优先权途径，或者通过PCT途径进入了中国的国际或外国申请。理由是：如果外国申请通过巴黎公约优先权途径或通过PCT途径进入中国，其申请日先于本国申请，符合抵触申请的构成要件；

7、抵触申请中在先申请与在后申请的逻辑关系是：在后申请权利要求保护的内容，被在先申请所公开，即构成抵触申请，不要求先后申请的保护范围相同。即通常人们所说的抵触申请采“全文内容制”，而非“权利要求制”。即判断是否构成抵触申请时，是将在后申请的保护范围与在先申请的公开范围相比较，而不是将在后申请的保护范围与在先申请的保护范围相比较。抵触申请这一特点，是由设立抵触申请的目的所决定的，即设置抵触申请制度的目的，不仅是为了避免重复授权，而且还为了鼓励丰富现有技术；

8、抵触申请公开后撤回，仍构成抵触申请。如在先申请公开后，申请人打算放弃该申请，撤回了该专利申请，该专利申请将进入公有领域，且对在后申请仍将构成破坏新颖性的法定理由，尽管在先申请撤回后已经不会造成重复授权现象了。但基于抵触申请的宗旨不限于避免重复授权，而还在于鼓励丰富现有技术，故该撤回的在先申请仍对在后申请构成抵触申请；

9、逻辑上，保密申请解密后也可能构成抵触申请。原因是有些保密申请存在解密的可能，如果保密申请在先，在其解密前，有可能他人就相同内容提出在后申请，而保密申请解密后也要象普通申请一样进行公布（或者授权公告），而该公布或公告可能造成在后申请的抵触申请，尽管现实生活中发生这种情况的几率很低，但在逻辑上仍是可能发生的；

10、判断是否构成抵触申请，是适用新颖性的判断标准，即用一篇对比文献进行单一的判断，不允许象判断创造性一样多篇对比文献进行组后判断。理由是在后申请人毕竟没有见到在先申请的内容，且设立抵触申请的最初目的是为了防止重复授权；

11、专利局审查员在进行抵触申请的检索时，通常情况下需要检索申请日前18个月提出的发明专利申请，但不会等待国际申请进入中国。

在专利制度中，如果不算分案申请中的原案和分案之间的关系的话，有四对申请涉及到先后之间的关系。这四对申请是：先申请原则涉及的先、后申请、禁止重复授权原则涉及的先、后申请、优先权制度下的先、后申请和抵触申请制度下的先、后申请。可以看出，在这四对申请中，有一个共同的特点，即均是在后申请权利要求书中要求的保护范围与在先申请进行比较，这也说明申请人所最终寻求的保护范围和审查员进行审查判断的范围均集中在权利要求书中所记载的技术方案。我们还可以发现，在这四对关系中，前两对，先申请原则和禁止重复授权原则涉及的先后申请，是在后申请的保护范围与在先申请的保护范围的比较，即只有先后保护范围相同或实质相同的情况下，才适用先申请原则和禁止重复授权原则。而后两对申请，即优先权制度下和抵触申请制度下的先、后申请，则是以在后申请的保护范围，与在先申请的公开范围相比较，即如果在后申请的保护范围落入在先申请的公开范围，即可以享有优先权，或者构成抵触申请。对上述四对先后申请之间的逻辑关系规律性的理解，可以帮助我们更好的把握这四对先后申请的关系。

注：2006年审查指南第4部分第7章第3.1节规定“如果申请在先的专利权属于他人申请在先公开在后的在先设计的，专利复审委员会可以依据专利法第九条的规定进行审查”。

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