先申请原则、抵触申请以及禁止重复授权概念的清楚化区分

先申请原则、抵触申请以及禁止重复授权概念的清楚化区分

禁止重复授权、先申请原则以及新颖性中的抵触申请是《专利法》中的重要概念，相互之间存在联系和区别，按照目前的理解，相互之间存在重叠。《专利法》第三次修改后，已将抵触申请扩展到本人申请在先、公开在后的专利申请或专利文件，由此可以对上述各个概念进行重新的界定，有利于理解和审查运用。本文拟从目前对这三个要领的理解出发，提出对其进行清晰的划分和界定的建议。

一、目前对各概念的理解

对于《专利法》第九条第一款第一句关于禁止重复授权的规定，在《专利法》中存在三个与之相关的概念。第一个是传统新颖性（即申请应相对于申请日之前为公众所知的技术（即目前专利法中的现有技术）具备新颖性），这是《专利法》最根本的概念之一。第二个就是抵触申请，其在《专利法》的规定中被纳入到新颖性范围，但很明显这一类证据显然与传统新颖性概念具有截然不同的性质。第三个是先申请原则，相当于目前《专利法》第九条第二款的内容。

在审查实践中，上述四个概念之间划分不清楚，导致适用法条复杂化，容易导致混乱。此前审查指南（2001年版）中某些概念没有进行明确区分，如第二部分第二章第2.2节中曾有如下表述：“由于一项发明创造只能授予一项专利权，因此为避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权，审查员在进行新颖性审查时，应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请。”显然这里将抵触申请与重复授权概念相提并论。对此，2006年版审查指南作了一定的改进，但仍然不够完善。根据《专利法第三次修改导读》第34页最后一段指出：原《专利法》第九条规定--“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”这就是“先申请原则”。尤其指出：先申请原则也能起到防止重复授权的作用，但是它仅仅涉及“禁止重复授权原则”所要防止的一种情况，对同一人同日或先后就同样的发明创造提出两份以上专利申请以及对不同人同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请的情况均未涉及。在该书中还进一步指出：禁止重复授权原则更为上位，先申请原则相对下位的概念。对此，形成了第三次修改后的专利法第九条的规定：第一款为禁止重复授权，第二款为先申请原则的规定。但上述观点或理解存在对各概念的适用范围没有划分清楚的问题。

按照目前对审查指南的理解，抵触申请实现了部分禁止重复授权原则、实现了全部在先申请原则以及解决了部分在先申请在说明书中记载但没有在权利要求中要求保护的内容影响在后申请授权的情形；真正需要禁止重复授权的情形实现了剩余部分的禁止重复授权原则。按目前审查指南的理解存在诸多不便，甚至混乱，如图1所示，新颖性包括了先申请原则和部分禁止重复授权的情形，而禁止重复授权又包括了先申请原则、部分抵触申请的情形，抵触申请包括了先申请原则的情形，导致法条适用复杂，存在不必要的法条竞合。

二、各概念内涵探讨及其区分建议

为合理而清晰地划分传统新颖性、抵触申请、禁止重复授权以及先申请原则四个概念之间的关系，从而明确禁止重复授权所涵盖的内容，以下将从理论和实际操作方面进行论述。

理论上来说，专利制度建立之初，最根本的概念应是传统新颖性，即只有相对于申请日之前公众所知的技术具备新颖性才有可能被授权。这是最根本的专利制度基石，授予的专利权不应当是申请日之前为公众所知，这是创新的本义。

建立专利制度后，由于发明创造具备两个日期，即发明日和申请日。这样就存在两种制度选择，即在传统新颖性和创造性不能排除其授权性时，对于多人完成的同样的发明创造如何授权时，一种是先发明制，即专利权授予最先发明的人；另一种是先申请原则，就是专利权授予最先申请的那一份专利。这两种制度虽然不同，但其中要解决的问题具有共性，即这些申请的发明创造并不是现有技术，即在具备传统新颖性的基础上，为避免权利冲突以及对公众的公平，对该同样的发明创造要么授予最先申请的人，要么授权最先发明的人。对采用先申请原则的专利制度，通过抵触申请来具体落实。当然，在实际操作中，为进一步避免这种权利冲突也为了方便操作，根据专利法以及审查指南的细化规定：抵触申请以其全文内容为准（但排除说明书摘要和摘要附图，因为摘要及其附图中的内容理应在说明书中有记载，即使没有记载其也不能通过合法方式加入到说明书和权利要求书而不可能构成专利权的基础）。根据第三次修改后的专利法，先申请原则完全由专利法第二十二条第二款和第二十三条第一款中的抵触申请解决（即专利法中的新颖性概念中扣除传统新颖性所余下的部分）。

最后，还有一种情况通过上述两种新颖性还不能解决的一种特殊情况，同一天的多份申请涉及同样的发明创造（对于先发明制而言，就是同一天完成的发明创造都申请专利的情形）。这种情形下才属于真正的禁止重复授权情形，即目前《专利法》第九条第一款的在实践中实际适用的情形，其也是要解决权利冲突的问题。其判断原则是两份专利或申请是否存在保护范围相同的权利要求。至于其它形式上导致的“重复授权”的情形与禁止重复授权没有关联，而应属于抵触申请条款管辖（将已属于现有技术的发明创造授权，在形式上都不能称为“重复授权”，只能认为不符合新颖性的规定）。

基于上述分析，本文认为应当划清传统新颖性、抵触申请（先申请原则）、禁止重复授权相互之间适用范围，明确各自的含义，采用相对狭义的理解而不宜将其理解为存在交叉情形，也不宜将先申请原则理解为禁止重复授权的下位。具体如下：

（1）传统新颖性解决发明创造相对于现有技术不具备新颖性不能授权，这是专利制度的基石。对于采用本国专利文献为证据时，不宜把这种情形认为属于先申请原则或禁止重复授权的情形，尤其是不能把已构成现有技术的发明创造授予了专利权认为违反先申请原则。

（2）抵触申请是为了落实先申请原则，解决发明创造相对于申请在先，公开在后的专利申请或专利不能授权的问题。在某种情况下，先申请原则是区分先发明制的专利制度的根本特征，将其认为属于禁止重复授权的下位概念是不妥当

的，也就是不应把这种情形归为禁止重复授权的情形。但需要说明的是，将抵触申请与先申请原则等同的基础是：①在先申请中记载的所有内容即使没有请求保护或最终没有被保护，也构成申请在先的发明创造；②先申请原则仅与申请有关，而与申请人没有关系。这样，将先申请原则按广义理解，则抵触申请不仅实现先申请原则，而且也等同于先申请原则所要管辖的范围。

（3）禁止重复授权问题即同一天申请的多份同样发明创造的授权问题。可见禁止重复授权仅解决一种特殊情形，其它任何情况都可以不归为禁止重复授权的情形。这种理解称为狭义的禁止重复授权原则。

可见，通过上述理解，在实际审查过程（实审或无效程序）中，就不会出现相关法条的竞合和混乱。下表可以更直观反映这些概念之间的关系：因此，按上表划分各个概念，其非常清晰明了，相互之间不存在竞合，便于操作和理解，

三、有待解决的问题

根据本文的理解，其中有一种情况可能存在一定问题，在此提出供进一步讨论。可以设想这种情形，就一项发明创造提交发明专利申请后，不久后同一申请人再次就相同内容的发明创造提交实用新型专利申请。由于实用新型专利申请实行初审制而被授权，待到发明专利申请经实质审查后，不存在其他问题，是否可以授予与实用新型保护范围相同的专利权。按目前审查指南的规定和本文的理解，这种情况不构成重复授权，因为实用新型专利完全可以由发明专利申请的在先申请而被无效。如果对发明专利申请授予专利权，则申请人会获得一些不当利益，因为实用新型专利在没有人启动无效程序的情况下，其专利权是存在的。基于本文的理解，这种情况不宜通过重复授权来解决，从长远角度来考虑，可以在专利法规中增加有关规制不诚信的条款来解决(例如上述情况，可以基于申请人的不诚信提交专利申请，而对其发明专利申请不授予专利权)。

四、总结

综上所述，建议清楚划分禁止重复授权、先申请原则与抵触申请概念。禁止重复授权按狭义理解，即仅涉及同日申请的“同样的发明创造性”的处理，对先申请原则按广义理解，其等同于抵触申请概念，涉及不构成现有技术的“同样的发明或者实用新型”的处理。这样便于概念的理解，以及适用范围的划分。基于上述理解，本文建议在专利法层面对禁止重复授权原则(即专利法第九条第一款第一句)和先申请原则(即专利法第九条第二款)可以不写入专利法中，而通过具体落实措施来实现即可，或者在专利法中保留这两个条款，建议不作为驳回和无效条款，因为实际操作中已不再适用这两个上位原则来处理具体案件。同时，建议对专利审查指南的相关规定也可以因此作进一步简化。