焦彦法官---专利授权确权案件的司法审查
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而且要进行合理性审查，技术事实为重
– 以无效决定所涉及的范围 – 依请求原则，不承担全面审查原则 – 合法性审查≠法律审查
• 行政诉讼法54条主要证据、适用法律、程序
2020/10/14
3
专利授权确权案件的审理思路
• 判断性评价—法院不能越俎代庖
– 维持、撤销重做、部分维持
• 依照行政诉讼法及专利法等法律法规， 参照指南
• 依职权引入的范围
2020/10/14
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程序概述
无效程序设立目的
专利权的无效宣告程 序是指专利复审委员会 对任何单位或个人认为 某项专利权的授予不符 合专利法及其实施细则 有关规定而提出的宣告 该专利权无效的请求进 行审查和作出决定的一 种法定程序
2020/10/14
6
6
确权程序设立目的
➢为公众提供维护自己的合法权益不受非法 专利权侵害的机会
• 复审程序中依职权引入新的理由，没有给 予专利申请人听证的机会
2020/10/14
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程序概述
• 违反请求原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.3节 – 复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的
请求启动
– 专利无效程序中专利复审委员会超出无效请求 人的范围依职权引入的无效理由，违反了请求 原则
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技术问题的解决
• 平移转动机构，包括平移 单元和转动单元，所述平 移单元带动所述夹持装置 （84，861）在所述出袋 工位（7）与所述进袋工 位（9）之间移动，在此 期间所述转动单元带动所 述夹持装置（84，861） 转动
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技术问题的解决
• 翻转气缸通过活塞杆与滑块上的翻转梁铰接连接 • 旋转气缸直接固定在滑块上 • 视频
– 在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方
知识 产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变
更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更
后的当事人陈述意见的机会
2020/10/14
8
程序概述
• 依职权变更对比文件组合方式，未给予专 利权人听证的机会
• 依职权引入公知常识，未给予专利权人听 证的机会，并且其未能在诉讼程序中充分 举证
10
程序概述
• 依职权审查原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.4节
• 专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受 当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制
– 专利审查指南第四部分第二章第4.1节
• 除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本 中 存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审 查， 并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳 回 决定的审查决定： （１）足以用在驳回决定作出前已告知过 申请人的其他理由 及其证据予以驳回的缺陷。 （２）驳回决 定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所 指出缺陷性质 相同的缺陷
19
法律依据
➢ 专利法实施细则第六十四条（无效条款） ➢法5条、25条－保护客体； ➢细则第2条－保护客体； ➢法22条第4款－实用性； ➢法26条第3、4款－公开充分、支持； ➢法33条－修改超范围； ➢法22条2、3款－新颖性、创造性； ➢法23条－相同、相近似； ➢法9条、细则13条1款－重复授权； ➢细则20条1款、21条2款－清楚、必要技术特征。
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• 专家意见分为法律意见和技术意见
– 法律意见属于参考资料 – 技术意见属于证人证言 – 技术意见需要附有证明其技术水平的资质证明
• 提供技术意见的专家证人出庭的，视为证 人
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ห้องสมุดไป่ตู้
技术问题的解决
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技术问题的解决
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➢为专利权人提供了通过合法途径合理限定 专利保护范围的机会
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程序概述
• 违反听证原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.5节
– 在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的 当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事 实陈述意见的 机会，即审查决定对其不利的当事人已
经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查 决定所依据的理由、证据和认定 的事实，并且具有陈 述意见的机会。
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20
20
专利法的基石
• 先申请原则 • 第九条第二款 • 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专
利的，专利权授予最先申请的人。 • 第九条第一款（禁止重复授权原则及例外规定） • 同样的发明创造只能授予一项专利权。 • 但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请
• 确定各方当事人争议焦点，围绕焦点问 题调查辩论
• 疑难技术问题采取专家证人、专家辅助 人、咨询等方式
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4
程序概述
• 专利复审是救济程序，在例外情况下也是审批程 序的延续
• 《审查指南》规定，专利复审是因复审请求人对 专利局作出的驳回决定不服而启动的救济程序， 同时也是专利审批程序的延续。这种规定，可以 概括为“双重性质说”。专利复审是救济程序， 只是在例外情况下才是审批程序的延续，专利复 审委员会才可以依职权进行极其有限的延伸审查， 但是不能在一般意义上说专利复审是专利审批程 序的一部分
– 北京高院（2012）高行终字第1486号赢创德固赛案
• 驳回决定针对的是新颖性，复审程序中专利复审委员会依职权
2020/10/14 引入创造性，违反法定程序
11
程序概述
• 依职权引入的理由不属于明显实质性缺陷 或与驳回理由相同的理由及通知书中告知 过的理由
• 依职权引入公知常识，在诉讼程序中没有 举证或充分陈述
专利授权确权案件的 司法审查
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主要内容
• 专利授权确权案件的审理思路 • 专利授权确权案件程序综述 • 每个法条的本意 • 创造性案例 • 修改超范围案例
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2
专利授权确权案件的审理思路
• 审查基础与审查范围
– 不同于行政庭
• 行政庭一般对技术事实不予审查 • 本质上认为是民事案件，不但进行合法性审查，
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公知常识
• 公知常识区别于众所周知的事实（免证事 实）
• 复审程序与无效程序中专利复审委员会角 色不同，依职权引入公知常识的范围有区 别
• 司法审查阶段不应主动依职权引入公知常 识，当事人申请补充公知常识的，可以接 受
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技术问题的解决
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– 以无效决定所涉及的范围 – 依请求原则，不承担全面审查原则 – 合法性审查≠法律审查
• 行政诉讼法54条主要证据、适用法律、程序
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专利授权确权案件的审理思路
• 判断性评价—法院不能越俎代庖
– 维持、撤销重做、部分维持
• 依照行政诉讼法及专利法等法律法规， 参照指南
• 依职权引入的范围
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程序概述
无效程序设立目的
专利权的无效宣告程 序是指专利复审委员会 对任何单位或个人认为 某项专利权的授予不符 合专利法及其实施细则 有关规定而提出的宣告 该专利权无效的请求进 行审查和作出决定的一 种法定程序
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确权程序设立目的
➢为公众提供维护自己的合法权益不受非法 专利权侵害的机会
• 复审程序中依职权引入新的理由，没有给 予专利申请人听证的机会
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程序概述
• 违反请求原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.3节 – 复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的
请求启动
– 专利无效程序中专利复审委员会超出无效请求 人的范围依职权引入的无效理由，违反了请求 原则
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技术问题的解决
• 平移转动机构，包括平移 单元和转动单元，所述平 移单元带动所述夹持装置 （84，861）在所述出袋 工位（7）与所述进袋工 位（9）之间移动，在此 期间所述转动单元带动所 述夹持装置（84，861） 转动
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技术问题的解决
• 翻转气缸通过活塞杆与滑块上的翻转梁铰接连接 • 旋转气缸直接固定在滑块上 • 视频
– 在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方
知识 产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变
更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更
后的当事人陈述意见的机会
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程序概述
• 依职权变更对比文件组合方式，未给予专 利权人听证的机会
• 依职权引入公知常识，未给予专利权人听 证的机会，并且其未能在诉讼程序中充分 举证
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程序概述
• 依职权审查原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.4节
• 专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受 当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制
– 专利审查指南第四部分第二章第4.1节
• 除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本 中 存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审 查， 并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳 回 决定的审查决定： （１）足以用在驳回决定作出前已告知过 申请人的其他理由 及其证据予以驳回的缺陷。 （２）驳回决 定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所 指出缺陷性质 相同的缺陷
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法律依据
➢ 专利法实施细则第六十四条（无效条款） ➢法5条、25条－保护客体； ➢细则第2条－保护客体； ➢法22条第4款－实用性； ➢法26条第3、4款－公开充分、支持； ➢法33条－修改超范围； ➢法22条2、3款－新颖性、创造性； ➢法23条－相同、相近似； ➢法9条、细则13条1款－重复授权； ➢细则20条1款、21条2款－清楚、必要技术特征。
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• 专家意见分为法律意见和技术意见
– 法律意见属于参考资料 – 技术意见属于证人证言 – 技术意见需要附有证明其技术水平的资质证明
• 提供技术意见的专家证人出庭的，视为证 人
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ห้องสมุดไป่ตู้
技术问题的解决
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技术问题的解决
2020/10/14
➢为专利权人提供了通过合法途径合理限定 专利保护范围的机会
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程序概述
• 违反听证原则
– 专利审查指南第四部分第一章第2.5节
– 在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的 当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事 实陈述意见的 机会，即审查决定对其不利的当事人已
经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查 决定所依据的理由、证据和认定 的事实，并且具有陈 述意见的机会。
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专利法的基石
• 先申请原则 • 第九条第二款 • 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专
利的，专利权授予最先申请的人。 • 第九条第一款（禁止重复授权原则及例外规定） • 同样的发明创造只能授予一项专利权。 • 但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请
• 确定各方当事人争议焦点，围绕焦点问 题调查辩论
• 疑难技术问题采取专家证人、专家辅助 人、咨询等方式
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程序概述
• 专利复审是救济程序，在例外情况下也是审批程 序的延续
• 《审查指南》规定，专利复审是因复审请求人对 专利局作出的驳回决定不服而启动的救济程序， 同时也是专利审批程序的延续。这种规定，可以 概括为“双重性质说”。专利复审是救济程序， 只是在例外情况下才是审批程序的延续，专利复 审委员会才可以依职权进行极其有限的延伸审查， 但是不能在一般意义上说专利复审是专利审批程 序的一部分
– 北京高院（2012）高行终字第1486号赢创德固赛案
• 驳回决定针对的是新颖性，复审程序中专利复审委员会依职权
2020/10/14 引入创造性，违反法定程序
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程序概述
• 依职权引入的理由不属于明显实质性缺陷 或与驳回理由相同的理由及通知书中告知 过的理由
• 依职权引入公知常识，在诉讼程序中没有 举证或充分陈述
专利授权确权案件的 司法审查
2020/10/14
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主要内容
• 专利授权确权案件的审理思路 • 专利授权确权案件程序综述 • 每个法条的本意 • 创造性案例 • 修改超范围案例
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专利授权确权案件的审理思路
• 审查基础与审查范围
– 不同于行政庭
• 行政庭一般对技术事实不予审查 • 本质上认为是民事案件，不但进行合法性审查，
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公知常识
• 公知常识区别于众所周知的事实（免证事 实）
• 复审程序与无效程序中专利复审委员会角 色不同，依职权引入公知常识的范围有区 别
• 司法审查阶段不应主动依职权引入公知常 识，当事人申请补充公知常识的，可以接 受
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技术问题的解决
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