2017关于新修改的《专利审查指南》

一、涉及《指南》第二部分第一章 有关商业模式的修改
（一）修改背景 （二） 修改方案和说明 （三）修改的影响
（一）修改背景
目前，信息、通讯、网络等新技术发展给经济社会带 来了深刻变革,从而引发了创新模式的改变——从传统 的以技术发展为导向的科技创新活动转向以用户体验为 中心、以共同创新、开放创新为特点的用户参与的创新 模式，经济增长从技术创新和商业模式创新两个维度获 得动力，我国创新主体对于涉及商业模式创新的保护存 在比较强烈的需求。
（2）“功能模块构架”权利要求的保护范围的理解和 解释不一致
自2006版《指南》设定“功能模块构架”权利要求的撰 写方式以来，对此类权利要求的保护范围的理解一直存在争 议，主要包括：
a.“功能模块构架”装置权利要求具体指向的产品类型 是什么，是软件，硬件，还是软件与硬件的结合？
b.装置（产品）权利要求中包含计算机流程步骤特征时， 步骤特征部分与装置之间有何关系？是否对权利要求的保护 范围有限定作用？
《指南》规定应按照与该计算机程序流程的各个步骤或者 该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致的方式撰写，即 写成所谓的“功能模块构架”类权利要求，并且规定“由这 样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说 明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而 不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。”
c.由于“功能模块构架”权利要求的表现形式上往往会 出现“用于……的装置”或“被配置为……”这样的措辞，
使得对其“功能模块构架”权利要求的表现形式易与一般 功能性限定混淆，导致权利要求的保护范围更加难于确定。
（3）“功能模块构架”权利要求在司法保护方面存在争议 在司法实践中，可以看到上述“功能模块构架”权利要
在审查实践中，对于何为“完全一一对应”的理解也存 在分歧。有观点认为装置权利要求中的各功能模块与方法权 利要求中的各步骤必须在文字上绝对、严格地对应一致才能 被认为是“完全一一对应”（严格符合《指南》示例），进 而认为是功能模块构架的装置权利要求；也有观点认为不应 如此机械理解，实质上“一一对应”即可。这些不一致理解 给审查员检索现有技术、评判权利要求是否得到说明书支持 等可能带来困惑。
（三）修改的影响
商业领域通常被认为是非技术领域，纵观各国 相关法律规定和保护情况,可以发现，纯粹的商业 方法均不被认为是专利保护的客体。
在当前“互联网+”发展模式下，互联网与经济 社会各个领域深度融合，技术领域与非技术领域、 技术性与非技术性特征的界限开始变得模糊，很 多传统上认为涉及商业领域的专利申请已不宜从 保护客体上直接排除其获得专利权的可能性，而 应继续审查，判断其对现有技术的贡献是否足以 获得专利保护的对价交换。
块构架”权利要求，一方面希望通过这类“装置”权利要求赋予计算机 程序发明以产品的保护效力；另一方面，对这类权利要求的撰写形式做 了严格的规定，希望使得审批者和社会公众能够轻易地识别出这类权利 要求，并在此基础上适用《指南》中对此类装置权利要求的保护范围所 做的、不同于一般权利要求的狭义解释。在既往的审查实践中，方法权 利要求以及与之一一对应的装置权利要求是成对出现的。
1.装置权利要求中的“程序流程特征”
本领域常见的包括程序流程特征的装置权利要求，往往是 通用计算机设备执行具体程序流程步骤，其应当理解为“执 行所述具体流程步骤的装置”，在这里，程序流程特征被认 为是装置权利要求的组成部分，对权利要求的保护范围起到 限定作用，程序流程特征的限定作用或其对现有技术的贡献 并不取决于该程序流程特征对硬件装置的结构本身有无影响。
（一）修改背景
1.《指南》的规定和解释 《指南》在第二部分第九章第5.2节对涉及计算机程序
发明专利申请的权利要求书的撰写和解释做了具体规定，涉 及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法 权利要求，也可以写成一种产品（装置）权利要求。同时， 对于应如何撰写方法和装置权利要求进行了进一步说明： 对于全部以计算机流程为依据的装置类权利要求，
这是因为，涉及计算机程序的发明与一般产品发明实质是不 同的。通常，当结构特征不足以充分定义产品权利要求时， 允许借助制备方法或功能（用途）特征进行限定。此时， 发明的实质仍然是产品本身，方法或功能(用途)限定只是 借以限定权利要求的替代方式（替代结构特征），在确定 产品权利要求的范围时，当然要看其对要求保护的产品产 生什么影响。但对于涉及计算机程序的发明而言，软件和 硬件是协同工作的两个部分，发明的实质可以完全是软件 （流程步骤特征），流程步骤特征被认为是装置（产品） 权利要求的组成部分，硬件只是执行程序流程的通用设备， 要获得专利保护并不意味着必须对硬件装置作出什么改进。
（二）修改方案和说明 1.将“功能模块”修改为“程序模块” 2.明确装置权利要求的组成部分可以包括程序（软硬混合） 3.明确“计算机程序本身”的含义，允许“介质+计算机程序流程” 的权利要求表达方式 4.删除第3节的“案例9”
（三）修改的影响和相关思考 1.装置权利要求中的“程序流程特征” 2.装置权利要求中的程序流程特领域，软件和硬件经常是两个协同工作 的部分。通过修改，明确装置权利要求的组成部分 可以包括程序流程特征，允许申请人直接描述其对 软件的改进，而不将此程序流程特征理解为限定硬 件装置的方法或功能。
3.明确“计算机程序本身”的含义，允许“介质+计算机 程序流程”的权利要求表达方式
此次修改在《指南》第九章第2节第（1）项中的两处增 加了“本身”两个字，进一步明确了“计算机程序本身”不 同于“涉及计算机程序的发明”，实质上缩小了“计算机程 序本身”的外延，允许“介质+计算机程序流程”的权利要 求的表达方式。
（4）无法满足创新主体的保护需求 与其他国家相比，对于涉及计算机程序发明，我
国现行《指南》允许的权利要求撰写方式，形式要 求更加严格，且与其他国家常见的权利要求表征形 式不尽相同，这使得我国申请人难于有效利用优先 权制度，授权后的权利要求也可能因不符合产品的 实际形态，导致侵权认定时出现困难。
（二）修改方案和说明
对于何为“计算机程序本身”，在《指南》第九章引言 部分有明确规定。该定义与《计算机软件保护条例》中对 “计算机程序”的定义基本相同。
对于“全部以计算机程序流程为依据”的技术方案，可以写 成： “一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指 令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现以下步 骤……”；或“一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程 序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现 权利要求x 所述方法的步骤”。
君胜专利部朱阳波
审查指南修改说明
2017年2月，国家知识产权局局长申长雨签署发布第74 号局令，《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》 自2017年4月1日起施行。此次修改主要涉及：
1、对商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当 保护
2、明确对涉及计算机程序发明允许的多种撰写方式 3、明确申请日之后补交的实验数据的审查规则 4、适度放开无效宣告程序中专利文件的修改方式 5、扩大公众可以查阅和复制专利文件的范围等。
因计算机程序发明涉及时序特征，之前往往被认为是
方法发明。在1993版《指南》实施之前，涉及计算机程序 的发明只能以方法权利要求的形式提出专利申请。但是， 对于方法专利，一般只有使用专利方法才构成侵权，权利 人无法追究计算机程序的复制者或销售者的侵权责任，而 计算机程序的直接使用者往往是普通消费者，非商业目的 的私人使用也不构成侵权。随着计算机技术的迅猛发展， 方法权利要求在专利保护上的局限性日益凸显，诉讼对象 的难于确定导致基于计算机程序的发明创造得不到有效的 保护。
（二） 修改方案和说明
此次修改在《指南》第二部分第一章第4.2节第（2） 项之后新增一段，内容如下：
涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则 和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据我国 专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”通 过上述修改，希望向社会公众进一步明确：利用计算 机和/或网络技术实现的、涉及商业内容的发明专利申 请，如果其权利要求含有技术特征，不认为其属于我 国专利法第二十五条第一款第二项所述的“智力活动 的规则和方法”而予以排除。
求范围的不同解释。从颇受关注的诺基亚公司诉上海华勤通 讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案可以看到，上海中级 和高级人民法院对于有关特征是按照一般功能性特征认定和 解释的。
涉案权利要求7涉及：“如权利要求6所述的终端设备， 其特征在于：所述终端设备被配置为……用于输入消息的消 息编辑器……”
上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院均认为： 由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案 专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，不 应判定被告构成侵权。可见，法院将“被配置为……”解释 为限定装置的功能性特征，并结合涉案专利说明书及附图来 寻找装置本身“被配置为”的具体实施方式和相对于对现有 装置的技术贡献，以确定权利要求的范围。这与《指南》对 功能模块构架权利要求的解释是不同的，《指南》规定功能 模块构架的装置权利要求不应当理解为“主要通过硬件方式 实现该解决方案的实体装置”。
法律需要不断调整以适应经济技术发展的需要。在1993版《指 南》中开始允许涉及计算机程序发明撰写成装置权利要求。 在2006版《指南》中具体提出了上述“功能模块构架”的装置权 利要求, 同时增加了对于涉及计算机程序的发明专利申请中包含 有硬件结构改变的专利申请说明书的撰写要求。
2010版《指南》对有关规定未作修订。《指南》设定“功能模
2.引发的讨论和争议
（1）“完全对应一致”含义不清，给撰写和审查造成一定 困惑
由于《指南》规定的“功能模块构架”的装置，仅是 在专利申请阶段为了满足撰写形式要求而“组装”的虚拟产 品，在实际软件开发阶段并没有这样的概念。模块构架并非 客观存在的物理实体装置或装置单元，且功能模块的拆分与 合并比较随意，无客观划分标准，这必然给申请人撰写申请 文件带来诸多不确定性。