授权后阶段权利人不同时的禁止重复授权(专利知识讲座70)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

70、授权后阶段权利人不同时的禁止重复授权

授权后阶段的禁止重复授权，包括权利人相同和权利人不同时的两种情况。对权利人不同时重复授权的处理有如下几种情况：

1、当权利人不同、申请日相同（含优先权日）、授权日相同或不同、但均被宣告无效时的处理

根据2010年审查指南的规定，当出现此种情况时，复审委员会应当通知两个专利权人进行协商保留其中一项，如果经协商确定保留其中一项专利权，复审委员会要宣告另一项专利权无效。如果经协商，两个专利权人不能达成协议，则该两项专利权均要被宣告无效。而根据2006年审查指南的规定，是要求两个专利权人协商进行选择性放弃，而不是选择性保留。且如果放弃，要从申请日起放弃。如果不能达成协议，则两项专利权均要被宣告无效。如前文所述，2010年审查指南改为选择性保留是非常正确的。其实授权后的协商是申请阶段协商的逻辑上的延续，根据专利法实施细则第41条的规定，“两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”。如果协商不成，两件申请均要驳回。尽管专利法和细则对授权后情况没用规定，但均是同一天提出的专利申请，尽管授权日可能相同也可能不同，但基于是不同的申请人，显然由双方协商是合理的。即与同一天提出两件相同的申请一样，应当进行协商，如果协商不成，亦应当均被宣告无效。

2、当权利人不同、申请日相同（含优先权日）、授权日相同或不同、其中一个专利权被请求宣告无效时

对此种情况，2006年审查指南和2010年审查规定的差不多，即复审委员会均告知被要求宣告无效的专利权人，有权针对另一项专利权提出无效请求。如果提出了这样的请求，则合并审理，由两个专利权人进行协商。区别在2006年审查指南要求双方协商放弃一项专利权，而2010年审查指南规定要求双方协商保留一项专利权，显然2010年审查指南的规定更为适当。如果经协商保留了一项专利权，则复审委员会要宣告另一项专利权无效。如果双方达不成协议，则两项专利权均要被宣告无效。同时，亦规定，如果被宣告无效的一方专利权人被告知有宣告另一项专利权无效的权利后，其并不行使这样的权利，即不宣告另一项专利权无效，则复审委员会只能根据请求原则宣告被请求人的专利权无效。对此程序，2006年和2010年审查指南的规定是相同的。可以说，这样的处理方式其目在于平衡双方专利权人利益，这种技术上的处理应当说对专利权人或者公众来讲，均是公平的。

3、当权利人不同、申请日不同（含优先权日）、授权日相同或不同、但均被宣告无效时的处理

对此种情况2010年审查指南没有再规定，而2006年审查指南作了规定。2010年审查指南没有规定的原因，应当在于此种情况比较简单，且根据2009年修改的专利法，抵触申请包括了外观设计，故可以全部归入新颖性问题来处理，不再进行规定。而并不意味着对此种情况2006年审查指南和2010年审查指南在操作标准上有任何不同。根据2006年审查指南的规定，当出现此种情况时，如果在先申请公开日在在后申请的申请日前，则以现有技术为理由宣告在后专利权无效。如果在先申请的公开日在在后专利的申请日以后，则以抵触申请的理由宣告在后申请的专利权无效。基于是不同的专利权人，且申请日也不同，因此不存在如果授权日相同时是否需要选择保留的问题。因此，2010年审查指南对此种情况没有再规定，亦是正确的。当然，如果将2006年审查指南的相关规定写入2010年审查指南，笔者认为将对重复授权问题的规定更为周延。尽管此种情况适用新颖性条款宣告无效，但毕竟仍属于一种重复授权现象。如前文所述，抵触申请和重复授权亦是有交叉的。即当权利要求保护的范围实质相同时，尽管是适用抵触申请的理由予以宣告无效，但仍属于重复授权调整的范围。

4、当权利人不同、申请日不同（含优先权日）、授权日相同或不同、其中一个专利权被宣告无效时的处理

对此种情况2010年审查指南没有规定，理由如上。2006年审查指南则进行了规定，根据2006年审查指南的规定，基于是两个不同的权利人，且是一先一后，且请求人只要求宣告其中一项专利权无效，法律当然要保护先申请的。而无论两件申请是同时授权还是先后授权。判断的基准当然是以申请日为准，即要宣告申请日在后的专利权无效。因此，尽管2010年审查指南对此种情况没有作出规定，如果发生这样的情况，显然也应当这样处理。

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