要求外国优先权时办理的手续(专利知识讲座75)韩晓春

专利知识系列讲座
韩晓春
75、要求外国优先权时办理的手续
申请人要求外国优先权时，根据巴黎公约和我国专利法的规定，应当办理如下手续：
1、在规定的期限内提出在后申请
在后申请如果是发明或实用新型申请，应当在在先申请日起12个月内提出。

如果在后申请是外观设计申请，应当在6个月内提出。

根据巴黎公约第4条的规定，优先权期限计算的起始日，应当是在先申请日的第二天，即申请日当天不算。

如果从第二天起算，在以月为单位计算的情况下，应当理解为是“相应日”。

但是如果“相应日”是当月最后一天怎么办？这在巴黎公约中并没有规定。

在巴黎公约没有规定的情况下，应当适用我国专利法实施细则第5条的规定，细则第5条规定“该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日”，即如果在先申请日是31号，而第12个月当月最后一天是30日，则以30日为届满日。

另外，巴黎公约还规定“如果期限的最后一天是其提出保护请求的国家的法定假日或专利局当天不办理申请，则该期限应顺延至其后的第一个工作日”，巴黎公约制订该条款的意图是很明确的，即法定节假日专利局不办公，所以要顺延。

另考虑到除了法定节假日以外，还可能存在专利局事实上不办公的情况，既然专利局不办公，优先权的期限就应当顺延到“其后的第一个工作日”。

但是，我国实行的节假日“调休”的制度，与巴黎公约的规定如何衔接？根据我国2010年专利审查指南的规定，只要是法定节假日，无论事实上是否休息，均不改变法定节假日的性质，均视为巴黎公约所述的法定节假日。

且如果虽然不是法定节假日但事实上休息，即“调休”后的实际休息日，仍视为巴黎公约所述的“专利局当天不办公的日子”。

即只要遇到上述两种情况之一，均要顺延。

该规定笔者认为非常正确，因为外国申请人在事先计划提出在后申请的时候，往往要考虑在后申请国的法定节假日。

就我国来讲，外国申请人很难预料到我国每个节假日的实际“调休”日（调休日每年并不固定，有时还是在节日前临时规定，2013年开始才统一在年底规定，且不是由全国人民代表大会决定，往往是国务院的一个部门来规定），2006年专利审查指南开始规定的是以实际休息日为法定节假日，而不休息的周六和周日不算法定假日，该规定对外国申请人来讲是不妥当的。

2010年审查指南的规定，更为符合巴黎公约的本意。

2010年修订的专利法实施细则第5条将“法定节假日”改为“法定休假日”其本意亦为国内法承认上述两种情况提供法律根据。

即法定休假日包括调休日，尽管调休日仅仅是由国务院某部门规定、并不是法律规定的。

审查指南如此规定还有一个原因，即如果以实际休息日为准，专利局自己对外发文计算期限时，也很难确定监视的期限。

因为，期限的监视是计算机进行的。

如
年底前发文时，计算机对来年的调休并不知情，必然仍是以通常的法定节假日为准进行监视。

而到年底国务院出台来年的调休计划，计算机再重新调整期限的监视亦是作不到的。

因此，规定实际不休息的法定节假日也当作休假来对待，是正确的。

在实践中还存在一个时间上的问题，即12个月，是以在先申请国的12个月为准还是以在后申请国的12个月为准。

如美国与我国有15个小时左右的时差，在我国已经进入下一天时，如是某月的2号，在美国可能还在头一天、某月的1号。

如果期限届满日是1号，在向中国办理手续时是2号，但在美国仍是1号。

是否超过期限？应当认为，巴黎公约所述的12个月，应当是指在后申请“相应日”。

因为申请人在利用巴黎公约的优先权期限时，当然是按在后申请缔约国的时间来申请专利的。

当在后申请是外观设计申请，在先是实用新型申请时候，优先权期限是12个月还是6个月？对此，巴黎公约有明确规定，即适用外观设计6个月的期限。

2、提交要求优先权声明
要求优先权必须向在后申请的国家提交一个声明，这是巴黎公约第4条的规定，但具体提交声明的时间，即在优先权期限内任何时间均可以提交呢？还是必须在专利申请日一并提交声明？巴黎公约留给了成员国自己来规定：“每一个国家应确定必须作出该项声明的最后日期”（注1）。

根据我国专利法的规定，必须在提出专利申请时一并提交声明，尽管提出专利申请时可能并未到12个月的最后期限。

如在优先权日起第10个月时向我国提出专利申请，尽管距优先权的届满日还有两个月，仍不允许在申请日以后两个月内再提出。

但根据《保护工业产权巴黎公约专利部分补充条约（1990年草案）》的规定，是否允许在申请日后再提出要求优先权的请求由缔约国规定，但限定在“后一申请提交之日起至少两个月”（注2）。

即是否允许申请人在申请日以后，但在优先权期限届满前提出，缔约国可以自行规定。

目前我国仍是规定必须在申请日提出优先权声明。

在我国专利请求书中专门列有要求优先权的一项栏目，要求优先权时，应当在该栏目中填写在先申请的国家（受理局）和在先申请的申请日，这也是巴黎公约规定的最基本的要求。

之所以没有要求必须有在先申请的申请号，主要是考虑到在有些国家获得申请日后并不能当然获得申请号，所以，巴黎公约允许申请人后提交在先申请的申请号。

当然，我国的专利申请受理通知书中不仅确定了专利申请日，同时还给出了专利申请号，即如果以我国为在先申请向外国提出专利申请，向外国提交优先权声明时，可以一并提交专利申请号。

我国专利法实施细则第16条虽然规定要求优先权时，应当填写在先申请日、受理局和在先申请号，但对于申请号来讲，应当理解为在已经获得专利申请号的情况下，应当提供专利申请号。

如果申请人尚未获得受理局给出的专利申请号，应当允许申请人在获得申请号以后再向中国专利局提交。

3、三个月内提交在先申请副本
根据我国专利法第30条的规定，申请人要求外国优先权的，应当从申请日起三个月内向我国提交在先申请文件副本。

且根据专利法实施细则第31条的规定，在先申请文件副本应当经原受理机构证明。

如果未满足上述条件，该优先权请求将不被承认，即中国专利局将发出优先权视为未要求通知书。

所谓在先申请副本，是指在先申请文件所包括的内容。

主要指请求书、说明书、权利要求书，如果是外观设计，则指附图和附图说明等。

关于在先申请副本的证明问题，如果从我国诉讼法的角度讲，该证据应当属于在域外形成的证据。

根据最高法院关于民事诉讼证据的司法解释（注3），域外证据应当经所在国公证，并经我国驻所在国使领馆的认证才有效。

但巴黎公约第4条对该问题有明确规定，规定“本联盟国家可以要求作出优先权声明的任何人提交以前提出的申请（证明书、附图等）的副本。

该副本应经原受理申请的机关证实无误，不需要任何认证”。

即根据巴黎公约的规定，在先申请副本只要有原机关的证明，不需要所在国公证和相关认证程序。

因此，尽管根据我国最高法院的司法解释，在先申请副本落入了域外证据的范围，但基于国际条约的法律效力高于国内法这一规则，在优先权文件副本的问题上，应当直接适用巴黎公约的规定，而不再适用最高法院的司法解释。

对该规则还应当作扩大的解释，基于各国专利局均属于国家的专利行政授权机关，其出具的证明应当可以为其他国家专利局直接确认，而不再需要公证、认证程序。

如美国专利与商标局直接向我局出具某证明，证明其在先向我国出具的材料有误的证明，就可以直接为中国专利局所确认，而不必以最高法院规定的域外证据来待。

另外，细则第31条规定：“依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本”。

即随着专利制度国际合作的加强和范围的扩大，如果根据协议，我国专利局可以通过电子途径获得电子在先文本时，当事人可以不再提交在先文本。

显然，这也是专利制度国际化的一个表现，对当事人和相关专利局均带来极大的方便。

注1：参见巴黎公约第4条
注2：参见汤宗舜所著《专利法教程》第三版第121页，2002年法律出版社出版
注3：参见2002年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第11条（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）。